17 Mai 2018 Stéphane Bellec

Marques et Brexit : quel avenir pour la protection de vos droits au Royaume-Uni?

[Mise à jour du 26 février 2019 – depuis la première publication de notre article en mai 2018, deux points méritent une mise à jour:

la dernière version de l’article 55 du projet d’accord de retrait règle les questions financières : la transformation des marques européennes en marques britanniques se fera gratuitement pour le titulaire. Les différents organismes de protection des droits de propriété intellectuelle coopéreront pour faciliter cette transition sans frais.
l’absence d’accord, le « no-deal », est également étudiée : la dernière note d’orientation du gouvernement britannique, actualisée le 17 janvier 2019, prévoit la duplication des marques européennes en marques britanniques sans surcoût. ]

La continuité de la protection des marques enregistrées dans l’Union Européenne après le Brexit est une source d’inquiétude pour les titulaires de portefeuilles de marques et un enjeu économique et politique pour les institutions. Le 1er décembre 2017, la Commission Européenne et l’EUIPO ont attiré l’attention sur la nécessité de trouver un accord traitant de toutes les questions en suspens : continuité des droits, antériorité, usage des marques, coûts des procédures… Quelle est la situation à moins d’un an du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ?

Marques et Brexit : quelle protection après le Brexit ?

Une Marque de l’Union Européenne, protégée sur tout le territoire de l’Union, confère à son titulaire des droits exclusifs sur un marché de 500 millions de consommateurs. C’est ce qui explique le succès de ce titre de Propriété Intellectuelle avec plus d’un million de marques de l’Union européenne enregistrées. Si les règles régissant l’enregistrement de ces marques ont anticipé l’intégration de nouveaux pays dans l’Union, rien n’a été prévu en cas de retrait d’un Etat.

Suite au fameux vote du Brexit, le Royaume-Uni quittera l’Union Européenne le 29 mars 2019. S’ouvrira alors une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 pendant laquelle le droit européen sera toujours en vigueur.

Deux axes étaient envisageables pour les marques :

étendre la protection des marques de l’Union européenne au Royaume-Uni en conservant un seul titre de protection étendu
transformer la Marque de l’Union Européenne en titre national britannique, avec la coexistence de deux titres indépendants.

C’est dans cette seconde direction que se dirigent les discussions actuelles.

Marques et Brexit : les points acquis pour la protection des marques

Continuité de la marque enregistrée : le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée avant la fin de la période de transition (31 décembre 2020) deviendra titulaire d’une marque identique au Royaume-Uni, sans nouvel examen.
Ancienneté de la marque : cette marque anglaise bénéficiera des mêmes dates de dépôt, date de priorité éventuelle et date de renouvellement que la marque européenne dont elle est issue.
Nullité de la marque : si une marque de l’Union européenne est déclarée invalide, nulle ou déchue par une procédure toujours en cours durant la période de transition, la marque correspondant au Royaume-Uni subira le même sort, sans qu’une nouvelle procédure nationale ne soit nécessaire.
Priorité du dépôt de marque : le déposant d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en cours avant la fin de période de transition bénéficiera d’un droit de priorité de neuf mois à compter du 31 décembre 2020 pour effectuer une demande similaire au Royaume-Uni.
Exploitation des marques : si une marque de l’Union européenne n’a pas été exploitée au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, aucune action en déchéance ne pourra être intentée pour autant.
Marque renommée : les titulaires d’une marque renommée doivent bénéficier des mêmes droits au Royaume-Uni que dans l’Union Européenne.
Marque internationale : l’article 52 du projet d’accord prévoit également la continuité des marques internationales désignant l’Union Européenne au sein du Royaume-Uni.

Marques et Brexit : les questions qui restent à résoudre ?

La principale question qui reste en débat entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni est la question financière.

Lors de la conversion d’une marque de l’Union Européenne, le demandeur devra-t-il repayer une taxe nationale à l’Office britannique ? Et devra-t-il procéder à une nouvelle procédure d’enregistrement ou bien la conversion des droits sera-t-elle automatique ?

Marques et Brexit : comment assurer la protection de ses droits ?

Le Brexit est une bonne occasion de faire le point sur la protection de son portefeuille de marques au Royaume-Uni : intérêt d’une protection à moyen terme, possibilité d’exploitation, surveillance des publications de marques des tiers, en attendant la conclusion d’un accord global.