24 Mar 2020 Stéphane Bellec

Déposer son nom commercial comme marque : l’exemple COTE SUSHI

DROIT DES MARQUES – Une décision récente de la cour d’appel de Paris illustre l’intérêt de déposer un nom commercial ou une enseigne à titre de marque. En effet, en cas de conflit et de risque de confusion entre ces signes, la marque prévaut. La récente réforme du droit des marques opérée par l’ordonnance N°2019-1164 du 13 novembre 2019 n’apporte pas de modification sur ce point.

Une affaire de sushis

Une société titulaire de marques française et de l’Union européenne COTE SUSHI et « côté sushi », attaque une société utilisant le nom commercial et enseigne KOT & SUSHI. Les marques antérieures enregistrées en 2015 désignent notamment des produits d’alimentation et des services de restauration et de traiteurs. La société attaquée exploite depuis 2012 des services de restauration japonaise.

Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour d’appel de Paris confirme la décision des premiers juges et rejette la contrefaçon des marques « COTE SUSHI » et « côté sushi ».

Classiquement, la cour d’appel de Paris procède à une appréciation globale des signes litigieux et recherche l’existence d’un risque de confusion, qui comprend le risque d’association. L’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle permet en effet au titulaire d’une marque de demander la limitation, voire l’interdiction de l’utilisation d’une dénomination sociale ou enseigne, à condition de prouver qu’elle porte atteinte à ses droits.

En l’espèce, l’analyse des éventuelles similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes permet d’exclure tout risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne.

Par conséquent, aucune réglementation ni interdiction de l’usage du signe KOT ET SUSHI ne s’impose.

Protéger sa dénomination sociale au titre du droit des marques

Le nouvel article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle assure désormais la coexistence des marques et des dénominations sociales et enseignes antérieures, dans la mesure où elles ont une portée locale en disposant que : “une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus”.

Si la réforme du droit des marques a introduit la notion d’exercice “dans les limites du territoire où ces signes sont reconnus” et supprimé le recours à la réglementation ou à l’interdiction, elle ne lève pas toutes les incertitudes relatives à l’évolution de l’activité d’une entreprise et de son étendue territoriale dans le temps.

Aussi, en dépit de la réforme des marques, il est préférable de protéger sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne par le droit des marques pour conforter sa protection juridique. En cas de risque de confusion entre ces signes, la marque prévaut. En outre, elle assure une protection nationale : il est difficile de rapporter la preuve des limites du territoire dans lequel un signe est reconnu. Procéder à l’enregistrement d’un signe à titre de marque vous procure une protection sur tout le territoire pour une durée de dix ans renouvelable indéfiniment.

Stephane Bellec Avocat marque