1 Avr 2020 Stéphane Bellec

Droit des marques : la réforme de la prescription

DROIT DES MARQUES – La prescription des contentieux en droit des marques a fait l’objet d’une réforme depuis un an, avec l’adoption de deux textes successifs. Réalisons un tour d’horizon des principaux points à retenir sur la prescription des actions en annulation de marques et sur le point de départ des actions en contrefaçon de marques.

Prescription des actions en annulation de marques

La loi PACTE N°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, est un texte multisectoriel. En droit des marques, il crée un nouvel article L. 714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : “Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714-3 et de l’article L. 714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.”

Il sera sans doute l’un des articles du Code de la propriété intellectuelle les plus éphémères ! En effet, l’ordonnance N°2019-1169 du 13 novembre 2019, prise pour transposer la directive européenne “Paquet Marques” supprime simplement le nouvel article, à compter du 15 décembre 2019.

Cette ordonnance crée en revanche, à compter de cette date, un nouvel article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui reprend des dispositions similaires : “Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.”

Ainsi, deux exceptions sont prévues à l’imprescriptibilité de l’action en nullité :

une prescription quinquennale des actions en annulation de marques ouvertes au profit du titulaire d’une marque notoire (article L 716-2-7 CPI) ;
la forclusion par tolérance de cinq ans de l’action en annulation de marques (article L 716-2-8 CPI).

Point de départ de l’action en contrefaçon de marques

La loi PACTE a modifié l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle qui est désormais ainsi rédigé : “L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.” Cette disposition est entrée en vigueur le 24 mai 2019.

L’ordonnance du 13 novembre 2019 a modifié l’agencement du Code de la propriété intellectuelle, suite à l’introduction des actions administratives en déchéances devant l’INPI. Le contenu de l’article L 716-5 se voit transposé dans un nouvel article L 716-4-2 du CPI, sans en modifier la teneur. Ces mesures sont entrées en vigueur le 15 décembre 2019.

Une incertitude demeure sur l’application de ces nouvelles mesures aux procédures en cours. En effet, l’ordonnance est muette sur ce point. Un certain nombre de nouvelles dispositions sont expressément applicables aux affaires en cours sans que soit mentionné l’article L 716-4-2 du CPI.

Stephane Bellec Avocat marque