15 Déc 2021 Stéphane Bellec

De l’importance du dossier de preuves d’usage de marque

La raison d’être d’une marque est son exploitation pour distinguer les produits et services de son titulaire de la concurrence. Sans attendre d’agir devant un tribunal ou de devoir se défendre dans une procédure, la constitution d’un dossier de preuves d’usage de la marque est un élément essentiel dans la gestion d’un portefeuille de marques. Voici quelques bonnes pratiques pour réunir des preuves valides d’un usage sérieux des marques.

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L’exploitation de la marque, une obligation

Tout titulaire d’une marque enregistrée doit l’exploiter pour les produits et services désignés. A défaut, le risque de voir sa marque annulée est grand. La déchéance de marque est désormais prononcée par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) au terme d’une procédure administrative plus rapide et moins coûteuse.

La déchéance pour non-usage d’une marque peut être demandée par toute personne, qu’elle dispose d’un intérêt à agir ou non. Le titulaire de la marque doit alors présenter un dossier de preuves d’usage consistant pour justifier de l’exploitation de sa marque et ainsi échapper à son annulation. C’est au regard de ces preuves d’exploitation que l’INPI, tout comme les juges, statue sur l’existence d’un usage sérieux.

L’exploitation devra être justifiée pour les 5 dernières années précédant la demande, sauf juste motif de non-usage.

Comment constituer un dossier de preuves d’usage ?

Le cabinet a récemment obtenu gain de cause dans une décision du 8 décembre 2021 statuant sur une opposition. L’INPI a rappelé l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel “l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt.”

Pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque, l’INPI procède à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage fait de la marque en relation avec les produits et les services pertinents.

Par exemple, une plaquette publicitaire non datée, une présentation Powerpoint non datée, une carte de visite non datée et sans rapprochement avec les services concernés sont inutiles. De manière générale, sur les 14 pièces produites dans cette affaire, l’INPI retient l’absence de date sur plusieurs d’entre elles. Surtout, au-delà des documents de présentation générale des activités développées, il relève de rares documents relatifs à la mise en œuvre concrète desdites activités (deux contrats, deux factures), qui ne permettent pas de déterminer l’importance de l’usage de la marque antérieure. L’opposition est donc rejetée faute de pouvoir prouver un usage sérieux.

Constituer un bon dossier d’usage de marque

Un dossier de preuves d’usage conséquent se prépare en amont, en recueillant des éléments tangibles et chiffrés, précis et datés, pour chaque produit et service visé. De nombreux services sont concernés dans l’entreprise. Par exemple, il convient donc de vérifier que la marque figure bien sur les factures avec la description précise des produits ou services vendus.

La gestion d’un portefeuille de marques s’inscrit dans le temps long. Adopter de bonnes pratiques en constituant des dossiers de preuves d’usage est un des éléments essentiels. Le cabinet DE BAECQUE BELLEC gère des portefeuilles de marques pour de nombreux clients et les accompagne au quotidien pour la défense de leurs marques.

Stephane Bellec Avocat marque