30 Sep 2022 Stéphane Bellec

Usage de marque dans le sport : le sponsor n’est pas un licencié

La Cour de cassation s’est intéressée à l’usage de marque dans le domaine sportif. L’utilisation d’une marque dans le cadre d’un contrat de sponsoring ne constitue pas en soi un usage sérieux mais un instrument publicitaire. Une décision importante pour tous les propriétaires de portefeuilles de marques.

usage de marque dans le sport sponsoring et licence

©ografica – stock.adobe.com

S’intéresser à l’usage de marque avant d’agir en contrefaçon

La marque l’ÉQUIPE est déposée par les sociétés l’EQUIPE et INTRA-PRESSE notamment en classe 41 pour les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

Le titulaire de la marque assigne en contrefaçon la société SPORT CO ET MARQUAGE. La société attaquée présente une demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d’usage sérieux.

Les sociétés l’EQUIPE et INTRA-PRESSE apportent comme preuve de l’usage, des pièces relatives au sponsoring : le naming d’une épreuve sportive intitulée « 10 km L’Équipe », organisée par la société AMAURY SPORT ORGANISATION.

La tribunal de grand instance de Strasbourg prononce la déchéance partielle dans sa décision du 9 avril 2014 : la marque L’ÉQUIPE ne bénéficie pas d’un usage sérieux pour les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » en classe 41. la cour d’appel de Colmar confirme cette décision le 29 mars 2017.

L’affaire arrive une première fois devant la Cour de cassation. Le 27 mars 2019, cette dernière décide de casser partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Après renvoi devant la cour d’appel de Nancy, l’affaire revient devant la Cour de cassation.

Quel usage sérieux de marque dans le sport ?

Dans sa décision du 22 mars 2022, elle opère une distinction entre le licencié et le sponsor. Dans un contrat de licence de marque, le titulaire consent volontairement à un usage à titre de marque par le licencié pour des activités sportives et culturelles. Le titulaire de la marque n’exploite alors pas lui-même le signe pour les produits sous licence.

Par opposition, l’utilisation d’une marque dans un cadre de sponsoring ne constituerait pas en soit un usage sérieux mais un instrument publicitaire :

« Le contrat de partenariat apparaît seulement comme un instrument publicitaire au service des activités réellement exercées par le titulaire de la marque, en l’espèce, des activités de presse et de média, indépendamment de l’activité du sponsorisé. » (Com. 22 juin 2022, n° 21-10.051)

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne jurisprudentielle française et européenne. Ainsi, le TGI de Paris avait décidé que le « sponsoring effectué par une marque ne peut être retenu comme un usage sérieux de la marque » (décision du 10 janvier 2017). La cour de justice des communautés européennes (CJCE) avait déjà opté pour la même ligne dès 2009. L’usage à but promotionnel n’est pas un usage sérieux au sens du droit des marques. « L’usage doit être conforme à sa finalité qui est de créer ou maintenir une position concurrentielle sur le marché des produits revêtus de la marque. N’est pas sérieux l’usage d’une marque apposée sur des boissons distribuées gratuitement dans le seul but d’assurer la promotion de vêtements. » (CJCE 15 janv. 2009, aff. C-495/07, Silberquelle GmbH c/ Maselli-Strickmode GmbH).

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle