25 Mai 2020 Stéphane Bellec

Comment s’opposer à l’enregistrement d’une marque depuis la réforme 2020 ?

Le droit des marques a connu en 2020 sa plus grande réforme depuis 30 ans ! En matière de défense des marques, l’élargissement des droits antérieurs ouvre des possibilités accrues d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Comment s’opposer à l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à vos droits ? Faisons le point sur la réforme 2020.

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Réforme du droit des marques

L’ordonnance N°2019-1169 du 13 novembre 2019 prise en application de la loi PACTE du 22 mai 2019 transpose la Directive européenne du 16 décembre 2015 dite “Paquet Marques”.

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer les principaux changements introduits en droit français et notamment :

Dans le cadre de la stratégie de défense de vos titres de propriété intellectuelle, la surveillance des publications de marques déposées est essentielle. Elle permet non seulement d’effectuer une veille de vos concurrents mais de réagir rapidement dès qu’une publication de marques est susceptible de porter atteinte à vos droits antérieurs.

La procédure d’opposition offre une façon simple, rapide et moins onéreuse qu’une action judiciaire de défendre vos droits. Elle est ouverte auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) pendant 2 mois à compter de la publication au BOPI (bulletin officiel de la propriété industrielle).

La réforme du droit des marques introduit un élargissement des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués à l’appui d’une procédure d’opposition.

Procédure d’opposition de marque : élargissement des droits antérieurs

L’article L 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que “une opposition peut être formée … en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l’article L. 711-3”.

L’opposition pourra désormais être fondée sur plusieurs droits antérieurs au sein de la même procédure. Le montant des taxes est fixé à 400 euros pour former opposition et 150 euros par droit antérieur supplémentaire au-delà du premier.

La procédure d’opposition est également remaniée. La principale nouveauté réside dans le délai d’un mois supplémentaire pour présenter son argumentation et les pièces justificatives. Ainsi, si vous devez former opposition dans les deux mois après la publication de l’enregistrement contesté, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire pour argumenter.

Toutefois, attention à l’usage de votre marque ! En effet, si vous fondez votre opposition sur une marque enregistrée depuis plus de 5 ans, la partie adverse peut vous inviter à prouver son usage, faute de quoi la procédure d’opposition sera rejetée.

Enfin, quelques interrogations méritent d’être levées par les tribunaux, notamment la portée d’un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale…

Notre cabinet assure la gestion globale des portefeuilles de marques pour nos clients, en conseil ou en contentieux. Stratégie de dépôts de marque et de défense, surveillance et procédure d’opposition de marques, négociation avec les tiers et accords de coexistence.

Stephane Bellec Avocat marque