8 Déc 2021 Stéphane Bellec

Covid-19, un juste motif de non-usage d’une marque ?

Toute marque enregistrée doit être exploitée pour les produits et services revendiqués. A défaut d’usage sérieux pendant 5 ans, le titulaire de la marque s’expose à une action en déchéance, à la demande de tout tiers qu’il dispose ou non d’un intérêt à agir. Depuis avril 2020, cette action en déchéance ne relève plus du judiciaire, mais uniquement de l’INPI. Dans une décision récente, l’Office s’est intéressé à la pandémie pour savoir si le Covid-19 pouvait constituer un juste motif de non-usage d’une marque.

Covid-19 motif légitime du non-usage de marque

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La déchéance de marque pour non-usage

La marque SALAVIN est protégée pour des produits de chocolaterie et confiserie depuis 1984. En novembre 2020, l’INPI est saisie d’une demande en déchéance de cette marque. Cette action est conforme à la procédure administrative de déchéance mise en place depuis avril 2020 en France. Le directeur de l’INPI a déjà rendu plusieurs décisions relatives à la déchéance de marques ces derniers mois.

Dans une décision rendue le 8 juillet 2021, l’INPI prononce la déchéance pour non-usage de la marque SALAVIN. Il convient de prouver un usage sérieux pendant la période des cinq années précédant la demande en déchéance. En l’espèce, cette période court de 2015 à 2020 et le titulaire de la marque ne présente aucun élément pertinent selon l’Office.

Le Covid-19, un juste motif pour ne pas exploiter une marque ?

Le titulaire de la marque peut présenter un juste motif de non-usage de la marque. Selon la jurisprudence de l’Union européenne, ce juste motif se réfère à des circonstances externes rendant l’usage de la marque impossible ou déraisonnable. Des difficultés commerciales ne constituent pas un juste motif.

Le titulaire de la marque SALAVIN tente d’utiliser le confinement à son profit. Malheureusement, il ne peut prouver une exploitation de la marque jusqu’aux périodes de confinement. En outre, le gouvernement n’a pas procédé à la fermeture des commerces alimentaires, secteur concerné par la marque. La pandémie de Covid-19 n’a donc pas rendu impossible l’exploitation de la marque pour des chocolats.

Ainsi, en l’espèce, le titulaire ne démontre pas que les périodes de confinement liées au Covid-19 aient empêché une exploitation de la marque. Toutefois, l’INPI reconnaît que, pour d’autres produits, les interdictions administratives d’ouverture ne résultent pas d’un choix délibéré mais bien de circonstances indépendantes de la volonté d’un titulaire de marque. Ainsi, il est possible d’imaginer pouvoir invoquer comme juste motif de non-usage d’une marque la fermeture administrative des magasins pendant la pandémie.

Les avocats en propriété industrielle n’ont de cesse de rappeler à leurs clients l’importance d’une exploitation sérieuse de la marque. C’est d’autant plus essentiel que la nouvelle procédure administrative rend la déchéance de marque plus accessible et plus rapide.

Stephane Bellec Avocat marque