22 Mai 2019 Stéphane Bellec

Les 6 étapes du dépôt de marque

SUJET : DROIT DES MARQUES. La protection des marques nécessite stratégie et méthode. Votre avocat en propriété intellectuelle vous accompagne tout au long des procédures administratives, civiles et pénales. A commencer par les différentes étapes du dépôt de marque en 6 points.

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Déterminer les produits et services couverts par le dépôt de marque

Toute marque est protégée pour les produits et services revendiqués lors du dépôt et seulement pour ceux-là. Pour simplifier les formalités, une classification administrative internationale a établi 45 classes. Par exemple, les parfums relèvent de la classe 3, les vêtements de la classe 25, les services de télécommunications de la classe 38.

Ces intitulés administratifs sont purement indicatifs et l’on peut adopter d’autres termes, à condition qu’ils permettent d’identifier sans équivoque les produits et services revendiqués.

Votre avocat en propriété intellectuelle établit le meilleur libellé en fonction de vos indications, de votre activité, de vos projets de commercialisation.

Effectuer une recherche d’antériorités

Des milliers de marques, noms commerciaux, noms de domaine sont déjà protégés et peuvent bloquer l’enregistrement de votre marque. C’est pourquoi votre avocat en propriété intellectuelle effectue une recherche d’antériorités, analyse les obstacles et vérifie la disponibilité du signe distinctif envisagé.

Deux types de recherches coexistent :

la recherche à l’identique stricte, d’un coût moindre, vous confère une sécurité juridique limitée en ne divulguant que les signes strictement identiques à votre projet;
la recherche de similitude, plus complète, porte sur les marques valides en France, les dénominations sociales et les noms de domaine. Nous analysons les termes identiques mais aussi les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. Notre rapport de recherche synthétique détermine la disponibilité et propose, le cas échéant, diverses techniques de libération du terme choisi. Nous pouvons ainsi mener des opérations de rachat de marques, de licence ou des actions en déchéance contre des marques non-exploitées depuis plusieurs années.

Le dépôt de marque auprès des Offices de Propriété industrielle

Nous procédons pour votre compte au dépôt de votre marque auprès des Offices compétents, comme l’INPI. Un dépôt est nécessaire dans chaque pays où vous envisagez à court ou moyen une exploitation commerciale. Le dépôt de marque française couvre tous les territoires (métropolitain et ultramarins). Par exception, la Polynésie française est couverte par une demande d’extension spécifique.

En Europe, un titre unique existe pour protéger les 28 pays : c’est la marque de l’Union européenne gérée auprès de l’OHMI.

A l’international, l’OMPI permet de centraliser un dépôt de marque internationale. Attention, chaque pays examine ensuite de manière distincte le dépôt. Il est également possible de procéder à l’enregistrement de sa marque directement dans chaque pays concerné. Notre réseau de correspondants nationaux nous permet de proposer une couverture mondiale des marques.

L’examen du dépôt de marque

Après son dépôt, la marque est examinée par chaque Office compétent. Selon les États, un examen de forme et/ou un examen de fond a lieu. Certains Offices conduisent une recherche d’antériorités pouvant conduire à un refus d’enregistrement. Il est donc d’autant plus important d’effectuer des recherches préalablement au dépôt, afin de ne pas engager de frais inutiles et d’anticiper les éventuelles difficultés.

La demande d’enregistrement est ensuite publiée pour permettre aux tiers de former opposition dans les deux à trois mois. Une procédure administrative s’ouvre alors, au cours de laquelle chaque partie fait valoir ses arguments. L’Office statue sur le bine-fondé de l’opposition.

Sans opposition valable, votre marque est alors enregistrée et vous recevez le certificat d’enregistrement.

Combien de temps faut-il pour obtenir l’enregistrement d’une marque ? Le délai minimal entre dépôt et enregistrement est de cinq mois pour une marque française ou une marque de l’Union européenne. En revanche, l’enregistrement d’une marque en Chine peut prendre deux ans ! Dans la plupart des cas, vos droits naissent à compter du dépôt de marque.

La vie de la marque

Une fois enregistrée, votre marque est valable dix ans dans la plupart des pays et est indéfiniment renouvelable.

La marque peut alors faire l’objet de cessions, licences, etc. donnant lieu à autant de contrats spécifiques. Elle peut aussi être exploitée directement par son titulaire. Faute d’exploitation commerciale sérieuse pendant cinq ans, la marque peut être déchue et vous perdez ainsi vos droits.

Dans les six mois suivant le dépôt d’une marque française ou de l’Union européenne, vous bénéficiez d’un délai de priorité : tout dépôt international effectué alors bénéficie de la date du dépôt d’origine. Cela vous permet notamment d’étaler le budget d’un programme international de protection, sans prendre le risque qu’un tiers ne vienne usurper votre signe.

La surveillance de votre marque

Une marque est un actif de valeur, un élément du patrimoine immatériel de l’entreprise. Il est donc essentiel de le protéger en luttant contre des dépôts concurrents et en évitant toute exploitation par des tiers.

Notre cabinet d’avocats en propriété intellectuelle met en place une surveillance des marques et des noms de domaine. Nous analysons et vous alertons en cas de dépôt de marque identique ou similaire, préjudiciable à vos droits.

Nous intervenons donc de la définition d’une stratégie de protection cohérente à la défense des marques enregistrées, en France et dans le monde entier. Confier la gestion de votre portefeuille de marques à un avocat en propriété intellectuelle est un gage d’efficacité et offre une vision globale de vos droits.

Stephane Bellec Avocat marque