Dépôt de marque de mauvaise foi : monnayer une marque révèle l’intention parasitaire

Si l’intention frauduleuse s’apprécie au moment du dépôt, la preuve de cette intention peut résulter d’éléments postérieurs. En particulier, proposer la vente de sa marque non exploitée à un prix exorbitant prouve l’intention parasitaire, étrangère aux fonctions de la marque. 

Trois jours qui font toute la différence

Le 27 décembre 2019, la société turque TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girisim Grubu) présente publiquement les prototypes de ses deux premiers véhicules électriques. L’événement est historique : TOGG est le premier constructeur automobile turc et le lancement est annoncé avec la perspective d’une commercialisation à l’horizon 2022. En France, de nombreux sites d’information relaient la nouvelle dès le lendemain.

Trois jours plus tard, le 30 décembre 2019, un ressortissant turc, propriétaire d’usines textiles en Turquie, dépose à l’INPI la marque verbale française TOGG pour désigner notamment des vêtements, des cosmétiques et des articles de maroquinerie (classes 3, 18 et 25).

La société TOGG, titulaire d’une marque figurative internationale désignant l’Union européenne, principalement en classe 12 pour les véhicules, déposée dès le 11 février 2019, forme d’abord opposition. Le directeur général de l’INPI la rejette, estimant les produits trop éloignés pour justifier un risque de confusion. 

La société TOGG engage alors, en février 2023, une action en nullité de la marque française pour dépôt de mauvaise foi. Le directeur général de l’INPI rejette à nouveau la demande en mars 2024, estimant que la connaissance du signe antérieur était établie mais que la mauvaise foi ne l’était pas suffisamment. 

TOGG forme un recours devant la cour d’appel de Paris. Par arrêt du 19 décembre 2025, la cour infirme la décision et prononce la nullité de la marque pour l’ensemble des produits visés (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 19 décembre 2025, n° 24/10600).

Dépôt de mauvaise foi, cause de nullité de la marque

L’article L711-2 11°du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être valablement enregistrée une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. 

Comme le rappelle la cour, la mauvaise foi ne fait l’objet d’aucune définition légale. La jurisprudence européenne et française a forgé cette notion progressivement. 

L’arrêt fondateur Lindt (CJUE, 11 juin 2009, C-529/07) a identifié les facteurs à prendre en compte : 

• la connaissance par le déposant de l’usage antérieur d’un signe identique ou similaire par un tiers ; 
• son intention d’empêcher ce tiers de continuer à l’utiliser ; 
• le degré de protection juridique dont jouissent respectivement les deux signes. 

Dix ans plus tard, la Cour de justice de l’Union européenne précise que la mauvaise foi peut être caractérisée même en l’absence d’usage par le tiers sur le marché intérieur au moment du dépôt (CJUE, 12 septembre 2019, C-104/18, KOTON).

La cour d’appel s’appuie également sur la jurisprudence SIMCA (TUE, 8 mai 2014, T-327/12) et NEYMAR (TUE, 14 mai 2019, T-795/17), selon laquelle est qualifié de mauvaise foi le dépôt d’une marque effectué en connaissance de l’usage d’un signe antérieur bénéficiant d’une renommée, motivé par l’intention de profiter de cette renommée, même résiduelle, ou de sa force d’attraction. La cour rappelle à ce titre la nécessité d’évaluer la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt.

En l’espèce, la connaissance du signe antérieur au moment du dépôt ne fait guère de doute. Un faisceau d’indices convergents est présent. En particulier, le dépôt de marque s’effectue trois jours après l’annonce du lancement de TOGG repris par la presse française et turque. 

L’intention frauduleuse révélée par les propositions de rachat de marque

La cour rappelle le principe selon lequel si l’intention frauduleuse s’apprécie au moment du dépôt, sa preuve peut résulter d’éléments postérieurs.

Or, le déposant ne peut apporter de preuve d’exploitation de la marque pour les produits couverts. En revanche, il adresse des propositions de rachat de la marque pour des prix compris entre 2,2 et 5 millions d’euros ! 

La cour en tire la conclusion que, lors du dépôt, le déposant n’avait aucune intention d’exploiter cette marque. Il souhaitait s’approprier un signe susceptible de prendre de la valeur avec la commercialisation de véhicules électriques sur le marché européen. Cette intention parasitaire est étrangère aux fonctions d’une marque.

La cour écarte l’argument tiré de la différence entre les produits (voiture électrique d’un côté, maroquinerie, cosmétiques et vêtements de l’autre côté). Peu importe que les produits soient différents, dès lors que l’intention parasitaire vise précisément à établir un lien entre des produits qui ne sont ni identiques ni similaires. 

Dépôt frauduleux de marque, un nouvel exemple

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établie sur le dépôt frauduleux de marque, dont les critères ont notamment été précisés à l’occasion de l’affaire La Cité du Cinéma dans laquelle la marque avait été déposée cinq jours après une conférence de presse annonçant le projet de Luc Besson. 

Position similaire dans la célèbre affaire NEYMAR, dans laquelle le Tribunal de l’UE avait annulé une marque déposée par un tiers en connaissance de la notoriété naissante du footballeur, qualifiant la démarche d’exploitation parasitaire. 

Le même raisonnement a été appliqué par l’EUIPO pour les dépôts de marques de Banksy ou, plus récemment, pour le prénom CHOUMICHA, star de la télévision marocaine dont la renommée s’étendait à la communauté établie en Europe. 

L’affaire TOGG présente cependant une particularité : à la différence de ces précédents, la renommée du signe ne visait pas une célébrité mais une marque commerciale encore très récente, dont la notoriété était essentiellement circonscrite à une communauté nationale. Cela démontre que la mauvaise foi peut être caractérisée même lorsque la renommée du signe est moins forte.

Plusieurs enseignements pratiques ressortent de cet arrêt :

• La preuve de la mauvaise foi peut être reconstituée a posteriori. Les tentatives de monnayage de la marque constituent des indices déterminants. Il convient de les conserver soigneusement.
• L’absence d’exploitation de la marque dans un délai raisonnable, combinée à la chronologie du dépôt et à la médiatisation antérieure du signe, peut suffire à établir l’intention parasitaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice.
• La différence entre les produits visés est sans incidence dès lors que le lien associatif est voulu et exploité. 
• L‘importance d’une surveillance active des dépôts de marque effectués dans les jours suivant tout lancement public ou événement médiatique significatif. 

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Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle

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