12 Mai 2022 Stéphane Bellec

Marque tridimensionnelle et forme du produit : l’affaire MOON BOOT

La marque de chaussures après-ski MOON BOOT échoue à faire reconnaître la validité de sa marque tridimensionnelle. Le titulaire a déposé une marque constituée de la forme de son produit phare, commercialisé depuis 70 ans. Le tribunal de l’Union européenne refuse de reconnaître, au jour du dépôt en 2011, un caractère distinctif à cette marque tridimensionnelle.

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Marque tridimensionnelle et marque renommée

La société italienne Tecnica est titulaire de la marque verbale MOON BOOT et a déposé une marque tridimensionnelle composée de la forme de son modèle d’après-ski. Elle entend ainsi défendre la notoriété de son modèle iconique dans toute l’Union européenne.

Une société italienne agit en constatation de non-contrefaçon de marque devant le tribunal de Venise, afin de pouvoir poursuivre sereinement la commercialisation de ses propres modèles. La cour d’appel de Venise ne fait pas droit à cette demande et reconnaît, au contraire, une atteinte aux droits de la société Tecnica.

En parallèle, la société italienne agit en nullité de la marque tridimensionnelle déposée en 2011 devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La chambre de recours confirme la décision de la division d’annulation et annule la marque tridimensionnelle pour défaut de caractère distinctif.

Le tribunal de l’Union européenne est donc saisi de ce dossier et confirme la position de la chambre de recours dans une décision du 19 janvier 2022. La renommée de la marque constatée sur une partie de l’Union européenne ne signifie pas que ladite marque possède un caractère distinctif intrinsèque. Le tribunal n’est donc pas lié par les questions relatives à la renommée de la marque MOON BOOT. Il relève que la “question de la renommée n’est pas pertinente pour l’examen du caractère distinctif de la marque”.

La validité d’une marque tridimensionnelle composée par la forme du produit

Si le dépôt d’une marque tridimensionnelle est admis, sa validité dès lors que la marque représente la forme du produit est soumise aux principes du droit des marques. La fonction d’une marque est de distinguer ses produits de ceux de son concurrent. Les tribunaux de l’Union européenne sont vigilants sur le respect d’une liberté dans la concurrence que le droit des marques n’a pas vocation à restreindre.

En l’espèce, il est étonnant que la société Tecnica qui commercialise ses après-skis depuis 70 ans n’ait pas invoqué l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. Le tribunal relève d’ailleurs cet aspect.

La marque bénéficie d’une présomption de validité. Il appartient donc à celui qui agit en nullité d’apporter les premiers éléments de preuves. La chambre de recours limite son examen aux aux motifs et arguments soumis par les parties. Toutefois, elle peut exploiter des faits notoires relevés par l’EUIPO dans le cadre de la procédure de nullité, notamment des recherches sur internet.

Le demandeur a invoqué l’absence de caractère distinctif de la marque tridimensionnelle : la marque consiste en une forme de botte similaire à celles commercialisées par de nombreuses entreprises en 2011. Cette forme ne diverge pas de la norme ou des habitudes du secteur. La forme protégée est donc la même que celle des bottes disponibles sur le marché européen. Cette forme globale en L associée à l’utilisation de matériaux synthétiques et légers est banale. La chambre de recours a ainsi reproduit une quinzaine de bottes dont la forme notamment l’épaisseur de la tige, le système de laçage extérieur ou l’épaisseur de la semelle, est similaire à celle de la marque contestée.

Le tribunal réaffirme que la perception du consommateur moyen est différente dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne.

Pour adopter la meilleure stratégie de protection, le cabinet DE BAECQUE BELLEC dispose de l’expertise internationale et transversale nécessaire : marque, dessins et modèles, droit d’auteur.

Stephane Bellec Avocat marque