Un nom géographique peut constituer une marque valide, même pour Saint Barth

Un nom géographique peut devenir une marque valide, en respectant quelques conditions. Ainsi, la cour d’appel de Paris a récemment considéré que les termes SAINT BARTH étaient distinctifs pour désigner des cosmétiques. Ce lieu de villégiature n’est pas connu des consommateurs pour ses parfums… L’occasion de faire le point sur la notion de marque et de nom géographique. 

©Natalia Barsukova – stock.adobe.com

Un nom géographique peut constituer une marque valide

Le titulaire d’une marque LIGNE SAINT BARTH et son licencié exclusif assignent en contrefaçon et concurrence déloyale le propriétaire de la marque postérieure FEEL SAINT BARTH déposée pour des produits identiques (cosmétiques et parfums). 

La marque LIGNE SAINT BARTH est-elle valide ? Pour le défendeur, elle reprend le diminutif habituel de l’île Saint Barthélemy et constitue donc un signe totalement descriptif…

Sans surprise, la cour d’appel de Paris ne suit pas ce raisonnement puisque les termes SAINT BARTH ne constituent pas une dénomination nécessaire pour des produits cosmétiques (décision du 16 juin 2023). Cette île est inconnue du grand public pour la production de parfums.

Ainsi, un nom géographique peut valablement faire l’objet d’un enregistrement à titre de marque : 

• s’il réunit par ailleurs toutes les conditions de validité des marques ; 
• s’il présente un caractère arbitraire pour les produits et services désignés ; 
• s’il ne constitue pas une indication géographique au sens du droit communautaire ou du droit français : AOP, IGP, IG, AOC, etc.  

Une marque peut donc contenir un nom géographique sauf si elle est exclusivement composée d’éléments indiquant la provenance géographique ou le lieu de production du bien ou du service. 

En revanche, l’indication d’une localité à des fins descriptives emporterait nullité de la marque. Par exemple, l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a refusé l’enregistrement de la marque SAN VINCENZO pour divers services touristiques, événements et restauration. Pour l’Office, la cité balnéaire de Toscane serait perçue par une part importante des consommateurs comme une destination touristique plus qu’une marque (décision de refus du 11 avril 2022). La marque est descriptive compte tenu de la réputation touristique du lieu et des services désignés. 

Précision : 

En l’espèce, le dossier est jugé sur la base de la loi sur les marques de 1964. Lors de la réforme de 1992, les signes susceptibles de constituer une marque comprenaient nommément les noms géographiques. Le texte actuel, issu de la réforme du droit des marques en vigueur depuis le 15 décembre 2019, est plus général. Toutefois, le principe demeure.  

La contrefaçon de la marque constitué d’un nom géographique

Dans sa décision du 16 juin 2023, la cour d’appel de Paris retient le risque de confusion, étant donné l’identité des produits concernés. La similarité des signes LIGNE SAINT BARTH et FEEL SAINT BARTH est retenue. Seul le licencié exclusif peut agir en contrefaçon et en concurrence déloyale, étant donné que le titulaire n’exploite pas la marque lui-même. 

Notre Cabinet d’avocats accompagne au quotidien les propriétaires de marques, qu’elles soient ou non issues de noms géographiques. Nous intervenons également pour défendre les indications géographiques protégées en France comme en Europe.