25 Jan 2024 Stéphane Bellec

Comment protéger une marque aux États-Unis ?

Le dépôt d’une marque aux États-Unis présente quelques spécificités, notamment au regard de l’importance de l’usage. Du dépôt à la procédure d’enregistrement, des preuves d’usage au renouvellement, voici un tour d’horizon complet de la protection d’une marque aux États-Unis.

dépôt de marques aux USA par un avocat

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Le dépôt de marque aux USA

Les principes clés

Une recherche des antériorités s’avère indispensable, au préalable, comme pour tout dépôt de marque.

La première étape consiste ensuite à déterminer le type de marque que vous souhaitez protéger : marque verbale, marque figurative avec sa description et ses couleurs éventuelles, etc.

En complément, vous choisissez avec votre conseil les produits et services, objets de la protection. Compte tenu de l’obligation de présenter des preuves d’usage, une définition précise des produits couverts s’impose.

Les bases du dépôt de marque US

Puis, vous spécifiez le fondement du dépôt : le système des marques américain se fonde sur l’usage, et non sur le dépôt comme en droit français (“first to use” vs “first to file”).

Plusieurs fondements sont possibles pour un dépôt de marque américaine :

“use in the commerce” : votre marque est déjà exploitée pour divers produits et services en dehors de l’État fédéral. Vous devez fournir un spécimen d’usage, ainsi que la date de première utilisation dans le commerce.
“intent to use” : la marque n’est pas encore en exploitation mais vous vous engagez à l’utiliser dans les prochaines années. Vous disposez de périodes renouvelables de 6 mois, soit au total 3 ans à compter de l’examen de la marque.
Sur la base d’un dépôt étranger : l’article 66 a du Lanham Act impose d’être titulaire d’une marque française ou une marque de l’Union européenne par exemple.

Il est également fréquent de solliciter une demande d’extension internationale, via le Protocole de Madrid. Ce texte offre la possibilité de désigner de nombreux pays dans un seul enregistrement international délivré par l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). C’est le moyen le plus simple d’obtenir une protection en limitant les procédures d’enregistrement de marques et les coûts associés.

Vous pouvez même revendiquer une protection antérieure au dépôt US en revendiquant une date de priorité. Pour ce faire, votre dépôt US doit intervenir dans les 6 mois du dépôt initial.

L’examen d’une marque aux États-Unis

La première donnée concerne le calendrier d’examen. L’office américain analyse actuellement les demandes d’enregistrement 9 mois après leur dépôt !

L’examen porte sur le signe déposé, ainsi que les produits et services couverts. Notez qu’en cas d’extension d’une marque française ou européenne, vous devez déposer le même signe pour les mêmes produits. Or, l’USPTO peut apprécier différemment les libellés par rapport à ses homologues européens.

Plusieurs motifs de rejet provisoire sont possibles :

modification du libellé des produits et services ;
absence de caractère distinctif de la marque ;
risque de confusion avec une marque antérieure, etc.

Dans toutes les situations, la représentation par un avocat américain est indispensable dès lors qu’un rejet, une demande d’explication ou une opposition sera prononcé. Notre Cabinet d’avocats dispose d’un réseau de partenaires internationaux dignes de confiance.

Notez qu’il existe une alternative pour les marques rejetées : le registre supplémentaire au lieu du registre principal. Le titulaire bénéficie d’une protection moindre mais peut utiliser le symbole ® et s’opposer à l’enregistrement d’autres marques. En outre, la marque peut acquérir un caractère distinctif par l’usage.

Enfin, l’Office américain peut demander un disclaimer : vous acceptez de ne pas revendiquer de monopole sur un des termes formant la dénomination et jugé descriptif.

La procédure d’opposition de marque américaine

Une fois le dépôt de marque accepté par l’Office américain, il fait l’objet d’une publication. Pendant trente jours, toute personne estimant qu’elle sera lésée par l’enregistrement de votre marque aux États-Unis peut s’opposer à son enregistrement.

Attention, la procédure d’opposition est plus complexe et plus onéreuse qu’en France ! Les règles américaines de procédure civile s’appliquent (demande de témoignage sous serment, communication des pièces adverses, etc.). Heureusement, le travail en amont de l’USPTO limite les cas d’opposition, qui sont dix fois moins nombreux qu’en France.

L’usage de la marque aux États-Unis

L’usage dans le commerce est au cœur de la protection accordée aux marques aux États-Unis. Entre la 5^e et la 6^e année après le dépôt, le titulaire doit produire une déclaration d’utilisation ou de non-usage excusable en payant les frais applicables.

Cette déclaration doit inclure des preuves d’usages précises, localisées et datées. Cela peut prendre la forme d’un extrait de catalogue, d’un site internet de vente en ligne ou d’un packaging.

Si vous ne déposez pas cette déclaration, votre enregistrement sera annulé.

Une fausse déclaration vous expose à l’annulation de sa marque pour dépôt de mauvaise foi ainsi qu’aux sanctions du droit pénal américain pour parjure.

Puis, une même déclaration d’usage sera nécessaire au cours de l’année précédant la date de renouvellement (10 ans).

Le droit américain accorde des droits privatifs à condition d’exploiter de manière continue les marques. La vision américaine diffère parfois des analyses française et européenne. L’accompagnement par un cabinet d’avocats expérimenté assure une vision globale et une gestion optimale d’un portefeuille de marques.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle