19 Nov 2019 Stéphane Bellec

Réforme du droit des marques 2020 : la nouvelle action en déchéance devant l’INPI

SUJET : DROIT DES MARQUES – Plusieurs textes européens réforment le droit des marques. Leur transposition est opérée en France par l’ordonnance du 13 novembre 2019 modifiant le Code de la propriété intellectuelle. La déchéance d’une marque est désormais possible par voie administrative devant l’INPI. Dès 2020, il sera donc plus rapide, plus efficace et moins onéreux de faire annuler une marque non exploitée.

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Le contexte du “Paquet Marques”

Chaque pays européen doit transposer la directive UE 2015/2437 du 16 décembre 2015 et le règlement UE 2015/2424 du 16 décembre 2015 avant janvier 2023. Ces textes ont vocation à moderniser et uniformiser le droit des marques en Europe.

La France a profité de la loi PACTE du 22 mai 2019 (pour la croissance et la transformation des entreprises) pour autoriser le gouvernement à transposer ces textes européens par ordonnance. Après un projet soumis à consultation restreinte, le texte définitif est enfin là : ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Plusieurs modifications du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) interviennent et nous allons aujourd’hui nous intéresser spécifiquement aux modifications apportées en matière de déchéance des marques.

Réforme du droit des marques 2020 : la déchéance

Jusqu’à maintenant, toute action en déchéance exercée à l’encontre d’une marque relevait de la voie judiciaire. L’action en déchéance était intentée devant l’un des neuf TGI (tribunaux de grande instance) compétents.

Face aux lenteurs de la justice, la directive européenne a imposé une déchéance par voie administrative, rapide et efficace. Le nouvel article L 716-5 du CPI prévoit ainsi que “Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :

Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10

Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.”

Ainsi, à compter du 1er avril 2020, les actions en déchéance seront portées devant l’INPI à titre principal.

Les TGI compétents traiteront les actions en déchéance à titre subsidiaire, lorsqu’elles sont formées de façon connexe à une autre demande, à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ou encore lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution.

Portée de la réforme du droit des marques 2020

La portée de cette réforme est importante pour tous les titulaires de marques. L’action en déchéance sera traitée dans un délai plus court. D’ailleurs, un décret doit préciser le délai à partir duquel l’absence de réponse du directeur de l’INPI vaudra rejet de la demande.

La procédure contradictoire portée devant l’INPI sera moins onéreuse qu’une procédure judiciaire. Pour autant, l’accompagnement par un cabinet d’avocats reste indispensable pour défendre et maîtriser les procédures administratives comme judiciaires.

Enfin, conséquence indirecte, il devient encore plus nécessaire d’exploiter les marques enregistrées de manière sérieuse et non équivoque.

Stephane Bellec Avocat marque