Contrefaçon dans le métavers : victoire d’Hermès dans l’affaire des NFT MetaBirkin

Affaire MetaBirkin : Hermès vient de remporter son procès contre Mason Rothschild aux États-Unis. Il s’agit de la première décision rendue en matière de contrefaçon de marque par des NFTs (non fongible tokens) dans le métavers.

Pour rappel, fin 2021, Mason Rothschild lance une ligne de 100 NFTs « MetaBirkin », associés à des images numériques, reproduisant le sac de la maison Hermès, paré de fausse fourrure.

Hermès assigne alors l’artiste en contrefaçon, dilution de sa marque, et cybersquatting, devant le Tribunal fédéral de New York.

Argumentation d’Hermès au soutien de la contrefaçon dans le Métavers

La maison de luxe soutient que l’utilisation de sa marque est susceptible d’induire le public en erreur concernant l’origine des MetaBirkins. Par ailleurs, si la marque Birkin n’était déposée que pour les produits physiques, et non les biens virtuels, Hermès considère que leur protection est étendue à leur représentation numérique.

L’artiste fonde sa défense sur la liberté d’expression, soutenant que ses NFT sont des œuvres d’art protégées par le Premier Amendement de la Constitution américaine. Il expliquait faire un commentaire artistique sur la cruauté animale dans le monde du luxe.

Association trompeuse et non autorisée avec Hermès ou travail artistique couvert par la liberté d’expression ?

Liberté de création artistique ?

Mason Rothschild demandait l’application du Rogers test. En droit américain, ce test, dont le nom est tiré de l’affaire Rogers v. Grimaldi¹, permet de mettre en balance le droit des marques et la liberté de création artistique.

Selon cette jurisprudence, une œuvre, reproduisant une marque, n’a pas droit à la protection du premier amendement si le titulaire de la marque démontre que :

• L’utilisation de sa marque n’est pas artistiquement pertinente, ou ;
• Sa marque est utilisée pour induire explicitement en erreur le public quant à la source ou au contenu de l’œuvre, à savoir un lien avec le titulaire de la marque.

Le jury a tranché en faveur d’Hermès et a reconnu la contrefaçon de marque, dilution de marque, et cybersquatting. Il a considéré que la marque avait été utilisée avec l’intention d’induire en erreur le public concernant le lien avec Hermès. De plus, le jury n’a pas considéré la responsabilité de Mason Rothschild écartée par la protection du Premier Amendement.

S’il n’y a pas encore de cadre juridique propre au métavers, cette première décision en matière de contrefaçon de marques peut servir d’exemple pour des litiges similaires. Nous recommandons toujours d’anticiper les exploitations lors du dépôt de marque, et de désigner si nécessaire les produits virtuels dans la classe correspondante.

 

 

 

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