11 Juil 2019 Stéphane Bellec

Le dépôt de la marque NEYMAR est frauduleux!

SUJET : DROIT DES MARQUES – La marque NEYMAR est annulée à la demande du footballeur brésilien connu sous son seul prénom. Le caractère frauduleux s’apprécie à la date du dépôt, date à laquelle le joueur bénéficiait déjà d’une certaine notoriété en Europe. La mauvaise foi est un élément subjectif à apprécier en fonction des circonstances objectives de chaque espèce.

Contexte de l’affaire

Un ressortissant portugais dépose la marque verbale NEYMAR dans l’Union européenne en 2012 et obtient son enregistrement pour des vêtements et chaussures (classe 25).

En 2016, le célèbre joueur de foot brésilien, connu sous son seul prénom Neymar, demande la nullité de cette marque. La division d’annulation accueille sa demande et, après recours, l’EUIPO confirme la nullité. Le titulaire persiste devant le tribunal de l’Union européenne, qui confirme le 14 mai 2019, le caractère frauduleux de ce dépôt de marque. C’est l’occasion de revenir sur les éléments constitutifs de la fraude.

Un dépôt frauduleux de marque

L’article 52, paragraphe 1 b), du règlement n° 207/2009 prévoit la nullité d’une marque de l’Union européenne lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement.

Si cette mauvaise foi ne fait pas l’objet d’une définition légale, les tribunaux ont déjà eu l’occasion d’interpréter la notion. Parmi les critères répertoriés au fil des décisions, retenons l’intention du demandeur. C’est un élément subjectif à déterminer en référence aux circonstances objectives du cas d’espèce :

le joueur de foot brésilien bénéficiait déjà d’une réputation internationale au sein de l’équipe brésilienne;
c’était un joueur prometteur ayant attiré l’attention de grands clubs de football européens en vue d’un recrutement;
le déposant a effectué une seconde demande concomitante pour un autre joueur de foot espagnol célèbre, ce qui prouve sa connaissance du milieu sportif.

La mauvaise foi s’apprécie nécessairement au moment de la date de dépôt de la marque. En l’espèce, dès 2012, le joueur Neymar bénéficiait d’une notoriété dans plusieurs pays européens notamment parce qu’il jouait déjà dans l’équipe nationale brésilienne. De nombreux articles dans la presse français, anglais et espagnole attestent cette célébrité naissante.

Le tribunal a donc pu retenir que « la logique commerciale du requérant était en réalité d’exploiter de manière parasitaire la renommée de l’intervenant et de tirer avantage de celle-ci« .

Autres exemples de dépôt frauduleux de marque

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui défend les célébrités contre des déposants cherchant à tirer profit d’une notoriété. Ainsi le dépôt frauduleux de marque a été reconnu pour la marque PHARRELL en référence à Pharrell Williams (CA Paris, 22 septembre 2017).

Un pseudonyme peut aussi servir de droit antérieur dès lors qu’il fait l’objet d’un usage prolongé et connu au moment du dépôt comme dans l’affaire LE CORBUSIER (CA bordeaux, 18 février 2016).

Enfin, le caractère frauduleux du dépôt par un producteur ou un collaborateur d’un artiste est très souvent admis (cf. annulation de la marque AZNAVOUR POUR L’ARMENIE, CA Versailles, 16 février 2016).

A noter, les footballeurs célèbres sont procéduriers: le célèbre joueur MESSI a eu moins de succès à l’encontre de la marque MASSI enregistrée pour des vêtements. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion (TUE, 26 avril 2018).

Stephane Bellec Avocat marque