Comment déposer une marque internationale ?
Protéger sa marque à l’étranger semble une évidence dans un marché mondialisé. Pour obtenir une protection de marque étendue, il existe plusieurs solutions : dépôt pays par pays, dépôt d’une marque de l’Union européenne ou d’autres regroupements de pays ou encore dépôt d’une marque internationale. Déposer une marque internationale engendre un seul formulaire mais ensuite la protection ou le refus de protection s’effectue pour chaque pays désigné.
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Tout savoir sur le dépôt de marque internationale
Le système de Madrid permet de protéger une marque dans un grand nombre de pays grâce à l’obtention d’un enregistrement de marque internationale dont les effets s’étendent à chacun des pays désignés. Attention, la marque internationale ne désigne pas un titre unitaire mais un dépôt unique !
Le système de Madrid désigne deux traités :
- l’Arrangement de Madrid de 1891 ;
- le Protocole de Madrid entré en vigueur le 1er avril 1996.
Quels sont les avantages d’une demande internationale ?
L’avantage du système de Madrid réside dans sa centralisation : le demandeur ne doit présenter qu’un seul dossier auprès d’un office commun, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), sans avoir à le rédiger en plusieurs langues.
La centralisation du dépôt d’une marque internationale permet d’éviter de réaliser un dépôt de marque national, pays par pays. Néanmoins, la marque internationale n’est pas un titre unitaire. Le déposant dispose d’autant de titres unitaires que de pays présents dans le dépôt.
En conséquence, s’il existe des droits antérieurs dans un pays, le dépôt ne sera refusé que pour ce pays, et non globalement.
Dans certaines situations précises, il s’avère plus opportun de déposer une marque nationale. Par exemple, la protection d’une marque aux États-Unis nécessite une réflexion sur la bonne stratégie de dépôt à adopter.
Quels sont les coûts du dépôt international ?
Les frais de dépôt d’une marque internationale sont globalisés grâce à une unique redevance. Ce tarif de dépôt s’avère donc plus avantageux à partir d’un certain nombre de pays. L’OMPI offre un simulateur de taxes pour calculer le prix d’un dépôt international.
Quelles sont les étapes du dépôt de marque internationale ?
Le processus de dépôt d’une marque internationale passe par plusieurs étapes clés. Au préalable, nous vous recommandons une recherche d’antériorité pour évaluer les obstacles à la protection internationale de votre marque. Cette recherche porte sur les marques identiques ou similaires, dans un ou plusieurs pays.
Obtenir un dépôt national préalable
Le dépôt ou la demande d’enregistrement préalable d’une marque nationale auprès de l’office national est exigé afin de déposer une marque internationale. Elle permet d’obtenir un droit de priorité pour protéger votre marque, en vous accordant le temps nécessaire pour établir une stratégie de protection internationale cohérente.
Une demande d’extension à l’international se fait à l’identique de la marque française ou en limitant les produits et services. En revanche, aucune modification du signe ou ajout de nouveaux produits et services n’est possible.
Choisir le bon déposant
Une demande d’enregistrement international ne peut s’effectuer que par une personne physique ou morale qui, par son établissement, son domicile ou sa nationalité, a un lien avec une partie contractante liée par l’Arrangement ou par le Protocole de Madrid.
Sélectionner les pays
Tous les pays ne sont pas membres du système de Madrid. A ce jour, 104 parties contractantes sont membres du Protocole de Madrid. Cela offre une protection dans le monde sur les cinq continents.
La demande doit désigner une ou plusieurs parties contractantes dans lesquelles la protection est demandée.
Notez que les demandes internationales peuvent faire l’objet d’un dépôt en français, en anglais ou en espagnol, quels que soient le ou les traités qui régissent la demande, à moins que l’office d’origine n’exige l’emploi d’une ou deux de ces langues.
Quelle est la durée du processus d’enregistrement ?
Vérification de forme par l’OMPI
Après vérifications opérées par l’office d’origine, la demande est transmise au Bureau international qui procède à un examen qui porte uniquement sur les conditions de forme, y compris le classement et l’exhaustivité de la liste des produits ou services.
Publication de la marque
Si aucune irrégularité n’est constatée, le Bureau international inscrit la marque dans le registre international, publie l’enregistrement international dans la Gazette OMPI des marques et le notifie à chaque partie contractante dans laquelle la protection est demandée.
Examen par les offices de chaque pays
A la suite de l’enregistrement international, l’office national de chaque partie désignée émet une déclaration d’octroi ou du refus de la protection sur son territoire, postérieurement à l’examen de la conformité à la législation nationale.
Tout refus, avec indication des motifs, doit être communiqué au Bureau international, au plus tard dans les 18 mois à compter de la date de notification. En cas de refus, le déposant dispose des voies de recours disponibles dans le pays concerné. Cela assure un délai d’enregistrement uniforme et une procédure d’enregistrement relativement rapide.
Quelle protection pour une marque internationale ?
L’enregistrement international produit dans chaque partie contractante désignée, dès la date à laquelle il est opéré, les mêmes effets qu’une marque nationale.
Par exemple, une marque désignant la France, bénéficie d’une durée de protection de 10 ans, renouvelable indéfiniment moyennant le paiement des taxes afférentes.
Pendant les 5 premières années, la marque internationale est liée à la marque française. Ainsi, si la marque française est annulée pour une raison quelconque, la marque internationale tombe automatiquement. Une fois ce délai écoulé, l’enregistrement international devient indépendant de la marque d’origine.
Pourquoi confier à un avocat le dépôt d’une marque internationale ?
Faire appel à un avocat en propriété intellectuelle assure une protection de votre marque, dans le cadre d’une stratégie cohérente de protection et de défense du nom.
Outre le fait qu’il s’agit d’une obligation légale dans certains pays, le recours à un avocat offre des conseils personnalisés à chaque étape de votre dépôt de marque internationale :
- choix du déposant (personne physique, filiale du groupe),
- identification des classes et libellé des produits acceptables,
- choix des pays à protéger en fonction de votre marché,
- réponse aux objections des offices,
- mise en place de surveillance
- recommandations des actions à mener pour la défense du signe protégé.
En outre, un cabinet d’avocats en droit des marques effectue toutes les vérifications préalables pour que votre dépôt de marque internationale soit acceptable. Il analyse le caractère distinctif du signe choisi, réalise une recherche d’antériorité avant de s’occuper du dépôt.
Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00
