Action en nullité de marque
Une marque enregistrée n’est pas inattaquable. Même après son enregistrement, elle peut être annulée si elle ne remplit pas les conditions de validité ou si elle porte atteinte à des droits antérieurs. C’est l’objet de l’action en nullité, une procédure qui se distingue de l’opposition (qui intervient avant l’enregistrement) et de la déchéance pour non-usage (qui sanctionne l’absence d’exploitation).
Depuis la réforme opérée par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, l’action en nullité de marque peut être engagée directement devant le directeur général de l’INPI, offrant une voie administrative plus rapide et moins coûteuse que la procédure judiciaire, sans pour autant remplacer celle-ci dans toutes les hypothèses. L’EUIPO dispose d’un mécanisme comparable pour les marques de l’Union européenne (MUE).
Les points clés de l’action en nullité de marque
3 points forts de l’action en nullité :
L’action en nullité est imprescriptible (sauf en cas de forclusion par tolérance pendant 5 ans).
Si elle aboutit, l’action annihile la marque de manière rétroactive : la marque est supposée n’avoir jamais existé.
L’action en nullité a un effet erga omnes : la nullité de la marque vaut pour tout le monde, selon l’article L. 716-2-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Quelles différences entre nullité, opposition et déchéance
Les entreprises disposent de trois voies principales pour contester la marque d’un tiers. Il est essentiel de ne pas les confondre, car elles s’appliquent à des situations différentes et produisent des effets distincts.
L’opposition s’effectue avant l’enregistrement de la marque sur le fondement d’un droit antérieur. La procédure d’opposition est administrative et s’effectue auprès des Offices de propriété industrielle.
L’action en déchéance pour non-usage de marque s’engage au minimum 5 ans après l’enregistrement en l’absence d‘usage sérieux du signe. La procédure peut être administrative ou judiciaire, en attaque ou en défense.
L’action en nullité de marque se produit une fois la marque enregistrée, pour des motifs absolus ou relatifs de validité du titre.
Les motifs de nullité absolus et relatifs
Il existe deux catégories de motifs de nullité d’une marque selon leur nature juridique et les personnes habilitées à les invoquer.
Les motifs absolus de nullité
Les motifs absolus sont ceux qui tiennent aux conditions intrinsèques de validité de la marque. Toute personne peut les invoquer, sans avoir à justifier d’un intérêt particulier. Ils correspondent aux cas où la marque ne remplissait pas, dès son dépôt, les conditions requises pour être valablement enregistrée (selon les articles L. 711-2 et L. 711-3 du CPI) :
Absence de caractère distinctif de la marque ;
Signe descriptif des produits et services désignés ;
Signe devenu générique dans le langage courant pour désigner les produits ;
Signe constitué exclusivement par la forme imposée du produit ;
Marque contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ;
Signe trompeur ou déceptif sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ;
Marque reproduisant un emblème officiel ;
Dépôt de mauvaise foi, depuis la réforme du droit des marques de 2019.
Attention : Un signe initialement dépourvu de caractère distinctif peut l’acquérir par l’usage.
Les motifs relatifs de nullité
Les motifs relatifs sont liés à l’existence de droits antérieurs appartenant à des tiers. Seul le titulaire du droit antérieur, ou une personne ayant qualité pour agir à sa place, peut invoquer ces motifs.
L’article L.711-4 du CPI énonce les droits antérieurs :
marque antérieure identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires créant un risque de confusion ;
marque de renommée, même pour des produits différents, si l’usage du signe postérieur tire indûment profit de sa renommée ou lui porte préjudice ;
marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ;
nom commercial, dénomination sociale ou enseigne dont la portée n’est pas seulement locale, connus à la date du dépôt ;
nom de domaine bénéficiant d’un rayonnement national, connu à la date du dépôt ;
droit d’auteur ;
dessin ou modèle protégé ;
droit de la personnalité d’un tiers : nom, pseudonyme, image d’une personne physique connue ;
nom, image ou renommée d’une collectivité territoriale.
La prescription de l’action en nullité de marque
Le principe : l’action en nullité est imprescriptible
L’article L. 716-2-6 du CPI dispose que « l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». Une marque peut donc faire l’objet d’une action en nullité à tout moment, même 20 ou 30 ans après son enregistrement.
C’est une différence fondamentale avec l’action en contrefaçon (prescrite en 5 ans) et la déchéance pour non-usage (5 ans de non-usage requis).
Les deux exceptions : marque notoire et forclusion par tolérance
Une première exception concerne l’action en nullité fondée sur une marque notoire antérieure non déposée. L’article L. 716-2-7 du CPI prévoit une prescription de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée.
Une seconde exception provient de la forclusion par tolérance (article L. 716-2-8 du CPI) : si le titulaire d’une marque antérieure a toléré pendant cinq ans consécutifs l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en ayant connaissance de cet usage, il ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de cette marque postérieure. Cette forclusion est la sanction de l’inaction prolongée.
Dans une affaire de marque d’hôtel MARQUIS, un premier hôtel avait toléré pendant plus de cinq ans les marques postérieures, ce qui l’a définitivement privé du droit d’en demander la nullité.
La procédure en nullité devant l'INPI
Depuis le 1er avril 2020, le directeur général de l’INPI est compétent pour connaître des demandes en nullité de marques françaises. Cette procédure administrative est plus rapide et moins coûteuse que la voie judiciaire.
Toute personne physique ou morale peut agir en nullité de marque, sans justifier d’un intérêt à agir pour les motifs absolus. Pour invoquer un droit antérieur, seul le titulaire de ce droit ou une personne habilitée à agir en son nom peut agir.
Les étapes de la procédure en nullité
La procédure de nullité devant l’INPI s’effectue par voie électronique en invoquant la marque contestée, les motifs de nullité soulevés, les droits antérieurs éventuels, les produits et services visés (nullité partielle ou totale).
Après une vérification formelle, l’INPI démarre une procédure contradictoire avec échange d’observations écrites ou orales.
8 à 18 mois plus tard, le Directeur Général de l’INPI rend sa décision. Ce peut être une nullité totale ou partielle ou un rejet de la demande. La décision fait l’objet d’une publication au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle) et peut entraîner la radiation de la marque du RNM (Registre national des marques).
Un appel devant l’une des dix cours d’appel compétentes en matière de marques est possible dans le délai d’un mois. Le requérant peut invoquer de nouveaux arguments et pièces devant la cour d’appel.
Action en nullité INPI vs. action en nullité devant le tribunal judiciaire
Si l’INPI est compétent pour la grande majorité des demandes en nullité de marques françaises, les tribunaux judiciaires conservent une compétence exclusive dans trois hypothèses :
- demandes en nullité fondées sur des droits d’auteur, des dessins et modèles protégés, ou des droits de la personnalité d’un tiers ;
- demandes en nullité soulevées par voie reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon portée devant les tribunaux judiciaires ;
- demandes connexes à d’autres litiges relevant de la compétence judiciaire.
La procédure en nullité devant l'EUIPO
Pour les marques de l’Union européenne (MUE), la procédure en nullité ou annulation est régie par les articles 59 à 62 du Règlement (UE) 2017/1001 et le Règlement délégué (UE) 2018/625.
Les étapes de la procédure EUIPO
La demande s’effectue par voie électronique devant la Division d’annulation de l’EUIPO.
Après un examen de recevabilité, une phase contradictoire s’ouvre avec échanges de mémoires écrits.
La décision d’annulation de la marque intervient dans un délai de 12 à 24 mois. Elle peut faire l’objet d’un appel devant la Chambre de recours de l’EUIPO dans les deux mois. Cette seconde décision est elle-même susceptible d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) dans les deux mois.
La nullité reconventionnelle devant les tribunaux nationaux
Lorsqu’une action en contrefaçon de MUE est intentée devant les tribunaux nationaux, le défendeur peut soulever la nullité de la marque par voie d’exception reconventionnelle.
Cette voie est particulièrement efficace en défense : elle permet de déstabiliser l’adversaire en remettant en cause la validité même du titre sur lequel il fonde son action. Les tribunaux des marques de l’Union européenne (EUTM courts) sont compétents pour connaître de ces demandes reconventionnelles.
La procédure en nullité devant l'EUIPO
Pour les marques de l’Union européenne (MUE), la procédure en nullité ou annulation est régie par les articles 59 à 62 du Règlement (UE) 2017/1001 et le Règlement délégué (UE) 2018/625.
Les étapes de la procédure EUIPO
La demande s’effectue par voie électronique devant la Division d’annulation de l’EUIPO.
Après un examen de recevabilité, une phase contradictoire s’ouvre avec échanges de mémoires écrits.
La décision d’annulation de la marque intervient dans un délai de 12 à 24 mois. Elle peut faire l’objet d’un appel devant la Chambre de recours de l’EUIPO dans les deux mois. Cette seconde décision est elle-même susceptible d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) dans les deux mois.
La nullité reconventionnelle devant les tribunaux nationaux
Lors d’une action en contrefaçon de MUE devant les tribunaux nationaux, le défendeur peut soulever la nullité de la marque par voie d’exception reconventionnelle.
Cette voie est particulièrement efficace en défense : elle permet de déstabiliser l’adversaire en remettant en cause la validité même du titre sur lequel il fonde son action. Les tribunaux des marques de l’Union européenne (EUTM courts) sont compétents pour connaître de ces demandes reconventionnelles.
Effet rétroactif de la nullité
La nullité d’une marque est rétroactive : elle agit ex tunc, comme si la marque n’avait jamais bénéficié d’un enregistrement.
Cela a des conséquences pratiques importantes :
Le titulaire de la marque annulée est réputé n’avoir jamais eu de droits sur le signe.
Les actions en contrefaçon fondées sur cette marque deviennent sans objet pour la période couverte par l’annulation.
Les licences accordées par le titulaire de la marque annulée sont en principe remises en cause.
Les redevances perçues peuvent, dans certains cas, faire l’objet d’une répétition.
La rétroactivité connaît des limites légales importantes, notamment pour protéger les tiers de bonne foi. Ainsi, les actes de contrefaçon ayant fait l’objet d’une décision définitive et exécutée avant l’annulation ne sont pas remis en cause (principe de l’autorité de chose jugée).
Les contrats en cours peuvent voir leur sort régi par les règles contractuelles générales, indépendamment de la nullité du titre. Les tiers licenciés de bonne foi peuvent être protégés dans certaines limites.
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Questions fréquentes sur l'action en nullité de marque
Quelle est la différence entre l'action en nullité et l'opposition ?
Quelle est la différence entre nullité et déchéance de marque ?
L'action en nullité est-elle soumise à un délai de prescription ?
Qui peut demander la nullité d'une marque ?
