Protection internationale des marques : comment obtenir une protection efficace ?
Dans une économie mondialisée, la marque ne peut plus se concevoir uniquement dans un périmètre national ou européen. Exporter, distribuer à l’international, exploiter une marque en ligne devant un public mondial : autant de situations qui exigent une protection cohérente, anticipée et pilotée de manière centralisée. Pourtant, beaucoup d’entreprises françaises découvrent trop tard que leur marque a été déposée par un concurrent ou par un contrefacteur opportuniste dans leur marché cible. Ce guide complet expose les trois voies de protection internationale des marques, leurs articulations stratégiques, les spécificités des marchés non latins (Chine, Japon, Russie, Inde…) et les raisons pour lesquelles l’accompagnement d’un avocat spécialisé en marques est la garantie d’une stratégie cohérente, rentable et défendable.
Le principe fondamental : la territorialité des marques
En droit des marques, la protection est strictement territoriale. Une marque française enregistrée à l’INPI ne produit ses effets que sur le territoire national de la France, territoires ultramarins inclus ; la Polynésie française peut être couverte avec le paiement d’une taxe complémentaire à l’INPI de 60 euros.
Ce principe découle de la Convention d’Union de Paris (CUP) pour la protection de la propriété industrielle, fondement du droit international de la propriété industrielle, dont la France est membre depuis l’origine.
L’article 6 de la Convention d’Union de Paris pose le principe de l‘indépendance des enregistrements : une marque enregistrée dans un pays membre de l’Union de Paris est indépendante des marques enregistrées dans d’autres pays membres, même si elle concerne le même signe.
Le droit de priorité : l'outil d'articulation temporelle
La Convention de Paris accorde un droit de priorité de 6 mois au déposant d’une marque nationale.
Concrètement, une entreprise française qui dépose une marque à l’INPI dispose de 6 mois pour étendre cette protection à l’international, tout en revendiquant la date du dépôt initial comme date de priorité.
Ce mécanisme est fondamental : il permet de ne pas exposer son signe à des dépôts opportunistes pendant la période de réflexion stratégique.
Les voies de protection internationale des MARQUES
Une entreprise souhaitant protéger sa marque à l’étranger dispose de deux voies, souvent complémentaires :
- Un dépôt de marque internationale centralisé à l’OMPI auprès de 132 parties signataires.
- Un dépôt national directement dans chaque pays d’intérêt.
Bon à savoir :
La marque de l’Union européenne (MUE) constitue un titre unique bénéficiant d’une protection dans les 27 États membres. En savoir plus sur le dépôt de marque dans l’Union européenne.
Déposer une marque internationale auprès de l’OMPI
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) gère le système de Madrid avec 132 pays membres, représentant 80 % du commerce mondial.
Les conditions du dépôt international via l’OMPI
Un dépôt de marque internationale nécessite trois conditions :
- Une marque de base qui est un dépôt ou un enregistrement auprès d’un office national ou régional. La marque internationale est déposée à l’identique de la marque de base ou en limitant la liste des produits et services.
- Un lien avec une partie contractante : le déposant doit être ressortissant d’une partie contractante, y avoir son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif.
- Le choix des pays désignés : il est possible de ne désigner qu’un seul pays ou d’en désigner plusieurs dizaines. Des désignations postérieures sont possibles à tout moment.
La procédure d’enregistrement international étape par étape
- Dépôt de la demande auprès de l’office d’origine (INPI ou EUIPO), en français, en anglais ou en espagnol, avec paiement d’une redevance de base à l’OMPI ainsi que des redevances individuelles par pays désigné.
- Examen formel par l’OMPI : le Bureau international de l’OMPI examine uniquement la régularité formelle du dépôt sans procéder à un examen de fond sur le caractère distinctif ou les droits antérieurs.
- Inscription au Registre international et publication dans la Gazette OMPI des marques.
- Notification aux offices nationaux des pays désignés : chaque office dispose d’un délai de 18 mois (voire davantage pour certains pays) pour émettre un refus provisoire motivé. En l’absence de refus, la protection est accordée de plein droit.
- Réponse aux refus provisoires : si un office national émet un refus, le titulaire dispose des voies de recours nationales. L’assistance d’un correspondant local est alors indispensable.
- Enregistrement dans chaque pays acceptant : la protection prend effet à la date de l’enregistrement international ou à la date de désignation ultérieure.
Dépôts nationaux de marque
Malgré les avantages du système de Madrid, certains pays ou situations justifient un dépôt national direct, en dehors de toute procédure internationale centralisée.
C’est le cas notamment pour :
- les pays non membres du Protocole de Madrid.
- les dépôts auprès de systèmes régionaux comme l’ARIPO ou l’OAPI pour protéger une marque en Afrique.
- les dépôts de marque aux États-Unis compte tenu de l’importance de l’usage de la marque. Un dépôt direct offre plus de flexibilité dans le choix du fondement juridique (use in commerce / intent to use).
- les dépôts de marque en Chine compte tenu des spécificités locales : translittération, impossibilité de céder une marque dans une seule classe, sous-classification des produits, délai de recours très court de 15 jours, etc.
- les dépôts en caractères non latins, nécessité stratégique dans de nombreux pays comme la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Russie, la Thaïlande. Une marque déposée uniquement en latin y sera souvent perçue comme étrangère, sera moins mémorisable et surtout laissera un vide juridique que des tiers s’empresseront d’occuper. Une stratégie fine est à définir entre translittération et traduction de sa marque.
Construire sa stratégie internationale avec un avocat spécialisé
La protection internationale d’une marque est un investissement stratégique à long terme, pas une formalité administrative. Une mauvaise stratégie (pays mal choisis, signe inadapté à un marché, libellé trop étroit ou trop large, absence de surveillance) peut coûter cher en contentieux ou en perte de valeur de l’actif immatériel.
Stéphane Bellec, avocat associé spécialisé en droit des marques, et son équipe vous aident à bâtir une stratégie internationale solide et cohérente.
En particulier, ils cherchent l’équilibre parfait entre dépôt de marque internationale et dépôts nationaux. La combinaison des deux voies est souvent la plus pertinente pour les entreprises d’une certaine taille : Système de Madrid pour la couverture générale et dépôts directs pour les marchés stratégiques à enjeux (États-Unis, Chine, Japon).
Contacter Stéphane Bellec
Questions fréquentes sur la protection internationale des marques
Qu'est-ce que le système de Madrid ?
Peut-on protéger une marque dans tous les pays du monde avec un seul dépôt ?
Combien coûte un dépôt de marque internationale via l'OMPI ?
Quelle est la différence entre le dépôt via Madrid et un dépôt national direct ?
Faut-il toujours déposer sa marque en caractères locaux à l'étranger ?
