Contrat de marque : cession, licence, coexistence
La marque est un actif immatériel à fort enjeu économique. Une fois déposée et enregistrée, elle circule, se partage et s’adapte aux évolutions de l’entreprise. Cession, licence, accord de coexistence négocié pour éviter un contentieux coûteux : les contrats de marque sont au cœur de la vie des affaires. Pour les entreprises, ces opérations présentent des risques importants : nullité pour vice de forme, inopposabilité aux tiers, perte des droits sur la marque, requalification fiscale inattendue. Le cabinet DE BAECQUE BELLEC résume le régime juridique de chaque contrat de marque, leurs obligations essentielles, les pièges les plus fréquents et les raisons de faire appel à un avocat en droit des marques pour les rédiger et les suivre.
Cession de marque
La cession de marque est l’acte par lequel le titulaire d’une marque (le cédant) transfère la propriété de celle-ci à un tiers (le cessionnaire), à titre onéreux ou gratuit. Elle peut porter sur tout ou partie des produits et services désignés, et sur tout ou partie des territoires couverts.
Les conditions du contrat de cession de marques
Un contrat écrit
L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que la cession des droits attachés à une marque est constatée par écrit, à peine de nullité.
Cet écrit doit être signé par les deux parties et identifier précisément :
la marque cédée (numéro d’enregistrement, signe, classes),
le territoire concerné,
la contrepartie financière ou l’absence de contrepartie,
les modalités de transfert.
Une inscription au RNM
Selon l’article L714-7 du CPI, la cession de marque n’est opposable aux tiers que si elle est inscrite au RNM (Registre National des Marques).
Le cabinet DE BAECQUE BELLEC a commenté la récente décision de la Cour de cassation, du 26 juin 2024, rappelant cette exigence d’inscription au RNM.
Les points de vigilance lors d’une cession de marque
Attention à la cession à titre gratuit
La cession à titre gratuit d’une marque, un acte apparemment simple entre associés ou membres d’un groupe, constitue en réalité un terrain miné. La jurisprudence assimile cet acte à une donation entre vifs, soumise aux formes solennelles du Code civil, notamment à un acte authentique.
Une cession à un euro symbolique n’est sans doute pas suffisante pour contourner la requalification en donation. Stéphane Bellec, avocat en droit des marques, conseille de prévoir une contrepartie financière réelle et justifiée ou d’assortir la cession d’autres prestations (accompagnement, non-concurrence, garantie d’éviction). Une cession à prix trop manifestement sous-évalué pourrait également être requalifiée par les services fiscaux ou mise en cause pour cause illicite.
Vente d’un fonds de commerce ou d’une entreprise comportant des marques
Lors d’une acquisition d’entreprise, les marques font partie des actifs immatériels transférés. Elles peuvent être cédées dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, d’un apport partiel d’actifs ou d’une cession de titres.
Dans chaque cas, les formalités d’inscription au RNM s’appliquent pour rendre l’opération opposable aux tiers. L’audit de la propriété des marques (due diligence) est une étape incontournable avant toute acquisition, que vous pouvez confier à notre cabinet d’avocats.
Garantie d’éviction
Tout contrat de cession doit inclure des clauses de garantie :
le cédant est bien titulaire de la marque ;
la marque n’est pas grevée de droits (nantissement, licence exclusive non inscrite) ;
aucune procédure judiciaire ou administrative n’est en cours (opposition, annulation, déchéance).
L’absence de telles clauses expose le cessionnaire à un recours en garantie d’éviction (article 1626 du Code civil).
Licence de marque
Le contrat de licence de marque autorise un licencié à utiliser la marque du concédant (le titulaire) pour des produits ou services déterminés, sur un territoire défini, pendant une durée fixée. Le concédant reste propriétaire de la marque. La licence peut être exclusive (un seul licencié et pas d’exploitation par le titulaire) ou non exclusive (plusieurs licenciés peuvent coexister). La licence de marque est l’instrument privilégié de la franchise, du contrat de distribution ou du contrat de collaboration industrielle.
Les clauses essentielles d’un contrat de licence de marque
Un contrat de licence de marques doit comporter certaines clauses :
Identification précise de la marque concédée (numéro d’enregistrement, territoire, classes) ;
Étendue de l’autorisation : produits autorisés, territoire, canaux de distribution, supports de communication autorisés ;
Durée et conditions de renouvellement ou de résiliation ;
Redevances (royalties) : assiette, taux, fréquence de règlement, minimum garanti ;
Obligations de qualité : le titulaire doit pouvoir contrôler la qualité des produits et services fabriqués ou commercialisés sous sa marque (risque de déceptivité en l’absence de contrôle) ;
Clause de sous-licence éventuelle ;
Contrôle du respect du contrat (audit, reporting, accès aux locaux) ;
Sort de la licence en cas de cession à un tiers.
Obligation d’exploitation
La licence exclusive confère des droits importants au licencié, mais lui impose aussi une obligation d’exploitation. Les juges dégagent cette obligation de la nature même du contrat de licence exclusive. Un licencié qui n’exploite pas sérieusement et continuellement la marque concédée commet un manquement contractuel, mais expose aussi le titulaire à la déchéance pour non-usage.
Inscription de la licence au RNM
L’inscription de la licence au RNM est facultative mais recommandée : elle rend la licence de marque opposable aux tiers et permet notamment au licencié exclusif d’intervenir dans une action en contrefaçon initiée par le titulaire, voire d’agir lui-même si le titulaire reste passif, à condition de l’avoir préalablement mis en demeure d’agir (article L716-5 CPI).
Accord de coexistence de marque
L’accord de coexistence est la convention par laquelle deux titulaires de marques similaires ou identiques décident de tolérer mutuellement leurs signes, généralement en délimitant leurs périmètres d’usage respectifs (territoires, produits, modes de communication). Il met fin à un litige ou prévient un contentieux potentiel. C’est souvent l’issue la plus rationnelle d’une procédure d’opposition ou d’une action en contrefaçon : moins coûteuse et moins longue qu’un jugement et plus sécurisante pour les deux parties.
Le contenu d’un accord de coexistence de marques
Un accord de coexistence bien rédigé doit préciser :
Les marques en cause et leurs périmètres respectifs (classes, territoires, produits précis).
Les engagements de non-contestation réciproques.
Les obligations de différenciation : graphisme, couleurs, supports d’usage pour éviter que la coexistence ne génère une confusion accrue.
Les territoires couverts.
Le sort de l’accord en cas de cession de l’une des marques à un tiers.
Les mécanismes de résolution des litiges futurs (clause d’arbitrage, médiation préalable).
Signer un accord de coexistence peut mettre un terme à des sagas judiciaires comme CITROËN / POLESTAR.
La lettre de consentement : une coexistence devant les offices
La lettre de consentement est une forme simplifiée d’accord de coexistence utilisée devant les offices de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO) pour surmonter un refus ou une opposition fondée sur une antériorité. Le titulaire antérieur consent à l’enregistrement de la marque postérieure.
Attention, les pratiques divergent selon les Offices. Par exemple, la Chine impose des exigences renforcées depuis 2021. Certains pays n’acceptent pas du tout les lettres de consentement.
Contrat de marque spécifique : le Nantissement de marque
Le nantissement de marque permet à une entreprise de donner sa marque en garantie à un créancier (généralement un établissement bancaire) dans le cadre d’un financement. C’est une reconnaissance juridique de la valeur économique de la marque comme actif de bilan.
L’article L. 714-1 du CPI encadre le nantissement des marques. Il doit être établi par écrit et inscrit au RNM pour être opposable aux tiers. En cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer la marque ou la faire vendre.
Pourquoi faire appel à un avocat spécialisé en contrats de marque ?
L’intervention d’un avocat en droit des marques apporte de nombreux avantages pour sécruiser vos contrats de marques.
Sécuriser la transaction en amont : audit et due diligence
Avant toute cession ou licence, l’avocat réalise un audit complet du titre de marque notamment la vérification de la validité de l’enregistrement, les inscriptions au registre, les antécédents de contentieux. Cet audit est le préalable indispensable à toute valorisation sérieuse de la marque.
Rédiger des contrats adaptés aux enjeux
Un contrat de cession ou de licence ne se rédige pas sur un modèle générique. Il doit être adapté à la situation spécifique des parties, au secteur d’activité, aux marchés visés et aux enjeux économiques. L’avocat identifie les clauses critiques, anticipe les situations conflictuelles et rédige des clauses claires, équilibrées et juridiquement robustes.
Formaliser et inscrire au RNM
L’avocat s’assure du respect des formes légales (écrit, acte notarié si nécessaire) et gère les formalités d’inscription au RNM pour garantir l’opposabilité aux tiers. Il coordonne également les inscriptions dans les pays étrangers (via les correspondants du cabinet) en cas de marque internationale.
Négocier et rédiger les accords de coexistence
La négociation d’un accord de coexistence requiert une connaissance approfondie de la jurisprudence sur le risque de confusion, de la valeur respective des droits en présence et des enjeux commerciaux de chaque partie. L’avocat guide la négociation, définit le périmètre de l’accord et rédige une convention sans zone d’ombre.
Gérer les conflits liés à l’exécution des contrats
Lorsqu’un licencié n’exploite pas la marque, ne paie pas les royalties, ou utilise la marque hors du périmètre autorisé, l’avocat engage les actions adaptées notamment par mise en demeure, résiliation, action en contrefaçon, demande de dommages et intérêts.
Contacter Stéphane Bellec
Sécurisez vos contrats de marque !
Le cabinet DE BAECQUE BELLEC accompagne les entreprises dans la rédaction, la négociation et l’exécution de tous leurs contrats de marque : cession, licence, accord de coexistence, nantissement. Nous assurons l’audit préalable, les formalités d’inscription au RNM et la gestion des conflits.
Questions fréquentes sur les contrats de marque
Quelle est la différence entre une cession et une licence de marque ?
La cession de marque doit-elle obligatoirement être écrite et inscrite au RNM ?
Qu'est-ce qu'une licence de marque exclusive ?
Un accord de coexistence de marque est-il juridiquement contraignant ?
