1 Déc 2022 Stéphane Bellec

Acquisition du caractère distinctif d’une marque dans l’UE

Le Tribunal de l’Union européenne (UE) précise la notion de caractère distinctif acquis par l’usage. L’affaire concerne le dépôt d’une marque figurative représentant un damier par Louis Vuitton. Le tribunal européen considère que l’usage doit nécessairement être acquis sur l’ensemble du territoire de l’UE. La stratégie de dépôt de marques au caractère distinctif intrinsèque incertain mérite de se reconsidérer à l’aune de cette décision.

caractère distinctif par l'usage d'une marque

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Une saga judiciaire autour du caractère distinctif acquis par l’usage

La validité d’une marque dépend notamment de son caractère distinctif. Dans la plupart des situations, la marque possède un caractère distinctif intrinsèque. Parfois, un usage permet de compenser un défaut de caractère distinctif initial.

Les tribunaux examinent alors cet usage avec intérêt. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser à quelle date l’usage devait être acquis notamment dans la décision ASPIVENIN.

Le Tribunal de l’UE s’intéresse, dans sa décision du 17 octobre 2022, à l’étendue territoriale de cet usage.

En l’espèce, Louis Vuitton dépose une marque figurative représentant un damier en 2008. Sept ans plus tard, un citoyen polonais sollicite l’annulation de la marque pour défaut de caractère distinctif.

La chambre de recours confirme l’annulation de la marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. En effet, elle estime que la preuve d’une acquisition par l’usage n’est pas rapportée. En 2020, le Tribunal annule cette décision au motif que la chambre de recours n’aurait pas examiné l’ensemble des éléments de preuve relatifs à l’usage.

La chambre de recours persiste et considère que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas rapportée. Louis Vuitton porte donc à nouveau le dossier devant le Tribunal de l’UE.

La portée territoriale de l’usage

Le Tribunal rappelle qu’en l’absence de caractère distinctif ab initio, la marque peut être enregistrée si elle a acquis un caractère distinctif par un usage dans l’ensemble des territoires de l’Union européenne. Il précise qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des preuves d’usage dans chaque État membre.

Par conséquent, le Tribunal approuve la réflexion par étape de la chambre de recours : cette dernière s’est penchée sur l’usage dans six États membres, dans lequel Louis Vuitton ne possède pas de boutiques. Si cette première étape n’est pas franchie, elle estime inutile de s’intéresser aux nombreuses preuves d’usage concernant les États dans lesquels la marque est présente.

Or, le caractère distinctif acquis par un usage fait défaut dans cinq de ces six premiers pays. Cela s’avère suffisant pour rejeter l’acquisition et confirmer l’annulation de la marque “toile à damier”.

En conclusion, l’acquisition par l’usage du caractère distinctif peut devenir complexe pour une marque. En cas de contestation, l’usage sera vérifié pays par pays. Aussi, dans une telle situation, une stratégie de marques différente peut s’avérer préférable, avec des dépôts nationaux plutôt qu’un dépôt unique dans l’Union européenne. Les recommandations d’un avocat en propriété intellectuelle sont indispensables pour élaborer au cas par cas la meilleure stratégie de dépôt de marque.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle