Brexit : que devient une marque de l'Union européenne?

29 Mar 2019 Stéphane Bellec

Brexit : comment protéger vos marques?

SUJET : DROIT DES MARQUES – Accord ou no-deal, le Brexit est l’intrigue à suspense du moment! Nous avions déjà évoqué la situation pour les propriétaires de marques dans notre article « Marque et Brexit » et en commentant les premières décisions de justice liées au Brexit. Plusieurs clients de notre cabinet d’avocats en propriété intellectuelle nous interrogent sur l’avenir de leurs titres de propriété industrielle. Que deviendra une marque de l’Union Européenne (UE)? Faut-il dès maintenant réaliser des dépôts de marques britanniques? Voici un point complet sur la situation des marques dans le cadre du Brexit, avec ou sans accord.

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En substance, les effets de la Marque de l’UE vont être maintenus au Royaume-Uni (UK) après le Brexit, sans démarche particulière de la part des titulaires de droits.

Deux scénarios sont à envisager : sortie avec ou sans accord.

Les marques en cas d’accord sur le Brexit

Le 25 novembre 2018, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE (publication JO UE 2019/ C 66 I/01) a été approuvé par le Conseil européen et le Gouvernement britannique.

La nouveauté de l’accord réside dans une précision procédurale qui règle les aspects financiers de la question : « L’enregistrement, l’octroi ou la protection en vertu de l’article 54, paragraphes 1 et 2, du présent accord est accordé gratuitement par les entités compétentes au Royaume-Uni, en utilisant les données disponibles dans les registres de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, de l’Office communautaire des variétés végétales et de la Commission européenne. » (art. 55)

Ainsi, les marques de l’UE enregistrées ou accordées avant le 31 décembre 2020 (date de la cessation de l’application des traités européens au Royaume-Uni ou de la fin de la période de transition) seront automatiquement, sans réexamen ni coûts supplémentaires, convertis en droit de marque britannique grâce à la mise en place d’une coopération entre les autorités nationales et européennes compétentes.
Les marques de l’UE dont le dépôt est en cours avant la fin de la période de transition, bénéficieront d’un droit de priorité, pendant une période de 9 mois à compter de la fin de cette période de transition, pour déposer une marque nationale au Royaume-Uni et se prévaloir de la date de dépôt de la marque de l’UE initiale.

« Lorsqu’une personne a déposé une demande de marque de l’Union européenne ou de dessin ou modèle communautaire conformément au droit de l’Union avant la fin de la période de transition et qu’une date de dépôt a été accordée, cette personne a le droit de déposer une demande au Royaume-Uni dans les neuf mois à compter de la fin de la période de transition pour la même marque concernant des produits ou services identiques ou contenus dans ceux pour lesquels la demande a été déposée dans l’Union, ou pour le même dessin ou modèle. Une demande déposée en vertu du présent article est réputée bénéficier de la même date de dépôt et de la même date de priorité que la demande correspondante déposée dans l’Union et, le cas échéant, de l’ancienneté d’une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l’article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001. » (art. 59)

Dans cette dernière hypothèse, il faudra acquitter les taxes à l’office UK.

Les marques en cas de no deal sur le Brexit

Duplication automatique de la marque de l’UE en marque nationale UK

Dans l’éventualité d’un Brexit sans accord, la dernière communication du 17 janvier 2019 du gouvernement britannique sur le sujet prévoit la duplication automatique des marques de l’Union européenne en marques nationales au Royaume-Uni, sans taxe supplémentaire (« minimal administrative burden »), à la date effective de sortie du UK de l’UE, prévue le 30 mars 2019. Les titulaires de marques de l’UE seront notifiés de l’octroi de la nouvelle marque nationale UK. (note d’orientation « Trade marks and designs if there’s no Brexit deal »)

Les demandes de marques de l’UE pendantes à la date de sortie bénéficieront également d’un droit de priorité durant une période de 9 mois pour réaliser une demande de marque nationale UK et prétendre à l’antériorité sur la base de la demande de la marque de l’UE initiale. Le demandeur devra s’acquitter de la taxe de dépôt de demande auprès de l’office UK. (note d’orientation « Trade marks and designs if there’s no Brexit deal »)

Possibilité de demande de conversion spontanée devant l’EUIPO

L’EUIPO a précisé que les demandes de conversions spontanées de marques de l’UE en marques nationales du Royaume Uni seront admissibles avant la date de sortie, et transmises à l’office du Royaume-Uni moyennant le paiement d’une taxe de conversion de 200 euros :

« Requests for conversion to the UK received by the Office before the withdrawal day will be accepted as admissible and will be transmitted to the UK’s Intellectual Property Office, provided that the conversion request fulfils all the conditions set out in the EUTMR, including the payment of the conversion fee. » (EUIPO, Communication No 2/2019 of the Executive Director of the Office of 22 February 2019 on the impact of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union on certain aspect of the practice of the Office).

Cette dernière option ne présente guère d’intérêt puisqu’est prévue la duplication automatique de la marque de l’UE en marque nationale UK.

Contactez-nous pour toute information complémentaire sur la situation de vos marques de l’UE au Royaume-Uni:

Stephane Bellec Avocat marque