1 Juin 2021 Stéphane Bellec

Dépôt de marque de mauvaise foi : Choumicha, prénom renommé

Les conflits entre droit des marques et noms patronymiques sont fréquents. Depuis quelques années, on assiste également à des dépôts de surnom (NEYMAR) ou de prénom. Dans le même sens, le tribunal de l’Union européenne (UE) a jugé de mauvaise foi le dépôt d’une marque comportant le prénom CHOUMICHA, porté par une star de la télé marocaine.

Dépôt de marque comportant un prénom

Une société française dépose la marque CHOUMICHA SAVEURS pour divers produits et services alimentaires. Madame Choumicha Chafay, star de la télévision marocaine et des réseaux sociaux, connue pour ses émissions culinaires, réagit. Elle est titulaire de marques au Maroc et a prêté son image et son prénom pour la diffusion de produits en Europe.

Madame Chafay demande la nullité de la marque pour dépôt de mauvaise foi.

L’article 52 1b du règlement européen 207/2009 dispose en effet que “La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon […] lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque”. La demanderesse invoque également l’article 53-2a du règlement sur la nullité en raison des droits antérieurs constituées d’un nom. Le dépôt étant antérieur à l’entrée en vigueur du nouveau règlement 2017/1001, il est régi par les anciennes dispositions.

La division d’annulation de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) refuse de prononcer l’annulation. La chambre de recours, elle, annule pour dépôt de mauvaise foi la marque contestée.

L’affaire est portée devant le Tribunal de l’UE qui, le 28 avril 2021, confirme l’annulation de la marque pour dépôt de mauvaise foi. La renommée de Choumicha, qui exerce son activité sous son seul prénom, s’étend au Maroc mais également auprès de la communauté marocaine établie en Europe. En outre, la mauvaise foi est caractérisée au moment du dépôt par divers éléments de faits.

Dépôt de marque de mauvaise foi

Cette décision s’inscrit dans la lignée de l’arrêt NEYMAR dans lequel le joueur de football a obtenu l’annulation d’une marque de l’UE, avant même son arrivée en Espagne. Le tribunal avait alors relevé que la mauvaise foi “n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation” (Tribunal UE, 14 mai 2019).

La mauvaise foi peut ressortir d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a l’intention de “porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque”. Cette intention du titulaire, subjective, doit être appréciée de manière objective par l’EUIPO en prenant en considération l’ensemble des circonstances factuelles de l’espèce.

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Stephane Bellec Avocat marque