Qui peut demander la déchéance d’une marque pour non-usage ?
Depuis la réforme issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, l’action en déchéance d’une marque pour non-usage peut être introduite par toute personne devant l’INPI, par voie administrative. Il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir spécifique. Cette ouverture, confirmée par la jurisprudence récente, a considérablement facilité la contestation des marques non exploitées.
Quelles sont les conditions de la déchéance pour non-usage ?
La déchéance peut être prononcée lorsque la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans (article L. 714-5 du CPI). Le titulaire de la marque doit prouver l’usage sérieux ou justifier de motifs légitimes de non-usage. La déchéance peut être totale ou partielle, c’est-à-dire limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage n’est pas démontré.
Comment se déroule la procédure de déchéance devant l’INPI ?
La demande est déposée en ligne sur le site de l’INPI avec le paiement d’une taxe. L’INPI notifie la demande au titulaire de la marque qui dispose d’un délai pour produire les preuves d’usage. Une phase contradictoire s’engage, au cours de laquelle les parties échangent leurs observations. Le directeur général de l’INPI rend une décision susceptible de recours devant la Cour d’appel de Paris. Cette procédure est plus rapide et moins coûteuse que la voie judiciaire.
L’action en déchéance peut-elle encore être portée devant les tribunaux ?
Oui, mais de manière subsidiaire. L’article L. 716-5 du CPI prévoit que les tribunaux judiciaires restent compétents lorsque la demande en déchéance est formée de façon connexe à une autre action (contrefaçon, concurrence déloyale), ou lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution. En pratique, la voie administrative devant l’INPI est désormais privilégiée pour les demandes en déchéance à titre principal.
Exemple : l’affaire BASTILLE
Le directeur de l’INPI déclare déchu de ses droits le titulaire de la marque BASTILLE pour défaut d’usage sérieux pendant cinq ans. Mécontent, ce dernier porte l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour abus de droit et violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En l’espèce, un projet de publication voit le jour en 2024. Faute de financement, le projet s’arrête après le numéro pilote. En 2016, l’un des porteurs du projet dépose la marque BASTILLE en classe 16. En 2021, le titulaire de la marque découvre qu’un magazine BASTILLE a vu le jour, sous la houlette de son ancien associé.
Une demande d’enregistrement de la marque BASTILLE MAGAZINE est pendante, ainsi qu’une action en contrefaçon des droits d’auteur et parasitisme. En revanche, aucune contrefaçon de marque ne peut plus être invoquée, suite à l’action en déchéance intentée en 2021 par une inconnue…
Le directeur général de l’INPI a tout d’abord refusé de surseoir à statuer, étant donné que l’issue de la procédure en contrefaçon de droit d’auteur est sans incidence sur la demande en déchéance de marque. La demanderesse reconnaît avoir agi pour le compte d’un tiers dont elle refuse de révéler l’identité, au nom du secret des affaires.
La cour d’appel de Paris confirme la décision de l’INPI, le 18 septembre 2024 (n° 23/04582). L’intérêt général commande de rendre disponible à la concurrence un signe protégé qui n’est pas exploité dans la vie des affaires. L’action en déchéance répond à cet objectif d’intérêt général. Il est donc normal que tout personne puisse agir, sans avoir à rendre de compte sur sa motivation.
Le titulaire de la marque BASTILLE ne peut prouver ni l’exploitation de sa marque dans les cinq ans, ni un juste motif justifiant de n’avoir pas exploité ce signe. La demande en déchéance est donc confirmée.
En conclusion, l’action en déchéance de marques, auprès du directeur général de l’INPI, ouvre des perspectives intéressantes dans le cadre d’un projet de marque. Il est ainsi possible de libérer le registre des marques de noms non exploités depuis plus de cinq ans, voire de dépôts défensifs jamais exploités. Dans le cadre d’une stratégie de libération d’un nom, avancer masqué via un tiers de confiance ou un prête-nom, ne pose pas de problème. Cela peut même faciliter les négociations éventuelles. Faites appel à un cabinet d’avocats en propriété intellectuelle pour mettre en place votre stratégie de marque en toute sérénité.