Qu’est-ce que la forclusion par tolérance en droit des marques ?
La forclusion par tolérance est un mécanisme qui empêche le titulaire d’une marque antérieure de demander la nullité ou d’interdire l’usage d’une marque postérieure, lorsqu’il a toléré cet usage pendant cinq années consécutives en connaissance de cause. Ce mécanisme, prévu à l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’inaction prolongée du titulaire et vise à sécuriser les situations acquises.
Quelles sont les conditions de la forclusion par tolérance ?
Trois conditions cumulatives sont requises : le titulaire de la marque antérieure doit avoir eu connaissance de l’usage de la marque postérieure, il doit avoir toléré cet usage (c’est-à-dire ne pas avoir pris de mesures pour s’y opposer), et cette tolérance doit avoir duré au moins cinq années consécutives. Le point de départ du délai est le jour où le titulaire a eu connaissance de l’usage, ce qui peut être antérieur à l’enregistrement de la marque postérieure.
La forclusion empêche-t-elle toute action ?
La forclusion par tolérance empêche l’action en nullité et l’action en interdiction d’usage, mais elle n’empêche pas le titulaire de la marque postérieure d’invoquer ses propres droits. Par ailleurs, la forclusion ne joue pas si la marque postérieure a été déposée de mauvaise foi (article L. 716-2-8 alinéa 2 du CPI). Ce mécanisme souligne l’importance d’une surveillance active de ses marques et d’une réaction rapide face aux atteintes.
Points clés de la forclusion par tolérance
La directive 2008/95 article 9 prévoit la forclusion du droit d’agir du titulaire qui aurait toléré pendant une période de cinq années l’usage d’un signe distinctif par un tiers portant atteinte à ces intérêts. Ce mécanisme est repris à l’article L. 716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Toutefois les juges sont régulièrement confrontés à des questions d’ordre pratique afin de mettre en place cette sanction :
- Qu’est-ce qu’un comportement passif ?
- Comment le titulaire peut-il interrompre le délai de forclusion ?
- Quelles sont les mesures qui sont forcloses ?
La CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) a répondu à ces questions par un arrêt HEITEC AG c/ HEITECH Promotion GmbH du 19 mai 2022 (affaire C-466/20). Bien que cette décision sont rendue sur question préjudicielle dans le cadre d’un litige relevant du droit allemand, son application au cadre juridique français ne fait pas de doute.
Une mise en demeure interrompt-elle la forclusion par tolérance ?
Pendant l’écoulement de la période de cinq années, le titulaire de la première marque a envoyé une mise en demeure de cesser l’exploitation au titulaire de la seconde marque. La mise en demeure seule peut-elle manifester de manière non équivoque la volonté du titulaire de faire interdire l’usage du signe contesté ? Non ! Une simple mise en demeure n’interrompt pas la forclusion.
La CJUE refuse de consacrer une telle solution, qui reviendrait à permettre de contourner la forclusion par tolérance en envoyant simplement une mise en demeure tous les cinq ans afin de fragiliser des droits qui auraient vocation à être stabilisés dans le temps. Pour que la mise en demeure puisse faire effet sur le délai de forclusion, elle doit être suivie d’une introduction d’instance.
Cette position a déjà été celle de la Cour de cassation dans un arrêt Grateloup c/ GFA Château de Pressac du 8 mars 2005, n° 03-12.193. Dans cet arrêt la Cour a énoncé « qu’en statuant ainsi, alors que le délai de forclusion par tolérance ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Sur ce point de vue, l’arrêt de la CJUE en l’espèce s’inscrit dans la même lignée et fait peser sur le titulaire de droit sur la marque l’exigence de manifester sans équivoque son intention de faire cesser l’usage.
En outre, l’introduction non signifié à la partie adverse ne peut donc pas avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion de cinq ans.
Cet arrêt met en exergue la sévérité du droit des marques à l’encontre des titulaires de droit sur des signes distinctifs qui resteraient passifs et ne prendraient pas les mesures nécessaires à la pérennité de leur droit.
Dès lors il est primordial de s’entourer d’un conseil compétent en propriété industrielle afin de surveiller les marques qui pourraient empiéter sur votre monopole et prendre les mesures adéquates le plus tôt possible.