Forclusion par tolérance : les conséquences d’une coexistence prolongée entre deux signes
L’affaire oppose la société titulaire de la marque française bien connue PETRUS pour désigner des vins, à une société exploitant un restaurant et un bar sous le même nom. La société du restaurant est titulaire de marques françaises et de l’Union européenne PETRUS pour des services de restauration et de bar (classe 43).
La société vinicole a engagé une action en nullité et en contrefaçon des marques du restaurant en reprochant à ce dernier l’usage du signe « Petrus » pour ses services et pour certains produits proposés au sein de l’établissement. En défense, la société exploitant le restaurant soulève la forclusion par tolérance.
La connaissance de la marque litigieuse par le titulaire du droit antérieur
La forclusion par tolérance suppose que le titulaire de la marque antérieure ait connaissance de l’usage de la marque enregistrée postérieurement, et ne soit pas intervenu pendant cinq ans.
Malgré le fait que la société de vin Petrus affirmait qu’elle ignorait jusqu’ici l’existence des deux marques litigieuses, la demanderesse avait été confrontée, dès le 10 février 2015, à un refus d’enregistrement de sa marque internationale en Suède en raison d’un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne PETRUS appartenant à la société défenderesse.
Ce refus avait conduit le dirigeant de la société de vin à prendre contact avec le dirigeant de la société adverse afin d’obtenir son consentement au dépôt. Une telle démarche impliquait nécessairement une vérification de l’existence et de l’étendue des droits détenus par cette société, incluant la marque française exploitée pour des services de restauration.
Les juges en déduisent que le titulaire de PETRUS pour le vin avait connaissance, au plus tard à cette date, de l’enregistrement et de l’usage des marques postérieures PETRUS pour un restaurant.
Une tolérance de l’usage litigieux pendant cinq ans
La forclusion par tolérance suppose également que le titulaire ait toléré l’usage d’une marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives.
La société demanderesse soutenait ne pas avoir toléré cet usage mais y avoir seulement consenti tacitement. Les juges écartent cet argument en rappelant qu’il est contradictoire de consentir à un usage dont on prétend en avoir ignoré l’existence. En outre, le consentement tacite correspond précisément à une situation de tolérance.
Dès lors, en l’absence de contestations pendant plusieurs années, la tolérance est donc caractérisée.
L’indifférence du changement de titulaire de la marque postérieure sur la forclusion par tolérance
Un apport notable de la décision réside dans l’indifférence du changement de titulaire de la marque postérieure.
Les juges précisent que la forclusion par tolérance s’apprécie à l’égard de la marque elle-même, et non à l’égard de l’identité du titulaire de la marque. La cession de la marque n’interrompt donc pas le délai de cinq ans.
L’ensemble des conditions de la forclusion étant réunies, les demandes en nullité des marques PETRUS du restaurant et l’action en contrefaçon de PETRUS pour le vin sont rejetées.
La forclusion par tolérance est appréciée strictement par les juridictions et constituent un moyen de défense redoutable contre les actions en nullité et en contrefaçon des titulaires de marques antérieures.
Elle rappelle que l’inaction prolongée du titulaire d’une marque antérieure, en connaissance de l’usage de la marque postérieure, l’empêche d’agir en nullité.
Elle souligne également que la forclusion s’attache à la marque elle-même, indépendamment de l’identité de son titulaire.
Une stratégie de défense efficace se construit avec un avocat en droit des marques qui peut piloter l’ensemble du portefeuille international.
Stéphane Bellec, associé
Avocat Propriété Intellectuelle
Avec Lise TURBOULT, élève avocate
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