La forclusion par tolérance : une limite majeure à l’action en contrefaçon de marque

En principe, en droit commun comme en droit de la propriété intellectuelle, la tolérance ne saurait fonder aucun droit. En effet, le titulaire de droit est toujours libre de revenir sur une tolérance pour mettre fin aux agissements des tiers et faire respecter ses droits.

Toutefois, à la suite de l’harmonisation du droit des marques engagée à partir de 1988, le législateur européen a conféré des effets juridiques à cette tolérance. Désormais, le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure pendant le délai légal voit ses prérogatives de défense limitées par le mécanisme de la forclusion par tolérance.

Le Code de la propriété intellectuelle consacre deux cas de forclusion par tolérance.

D’une part, l’article L. 716-4-5 rend irrecevable l’action en contrefaçon à l’encontre d’une marque postérieure déposée de bonne foi, si son usage a été toléré pendant cinq ans par le titulaire de la marque antérieure, et uniquement dans la mesure des produits et services tolérés.

D’autre part, l’article L. 716-2-8 étend ce mécanisme à l’encontre de l’action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure ne peut ainsi obtenir l’annulation d’une marque postérieure lorsque celle-ci a été déposée de bonne foi et que son a été toléré pendant cinq ans.

Le délai de cinq ans court à compter du jour où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque postérieure. La question du degré de connaissance requis est aujourd’hui au cœur de la jurisprudence.

Une conception exigeante de la forclusion par tolérance

Le Tribunal de l’Union européenne adopte une conception exigeante de cette condition. Dans un arrêt du 6 novembre 2024 (Trib. UE, 6 nov. 2024, aff. T-136/23), il affirme que « le titulaire de la marque postérieure doit apporter la preuve de l’existence d’une connaissance effective de l’usage de cette marque par le titulaire de la marque antérieure ». Une simple connaissance potentielle ou la réunion d’indices concordants ne suffisent donc pas à caractériser la forclusion.

Certaines juridictions françaises s’inscrivent dans cette approche en exigeant également la preuve d’une connaissance effective. C’est notamment le cas du Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 17 janv. 2024, n° 22/14108 ; TJ Paris, 19 mars 2025, n° 19/11680), qui rappelle que la preuve ne peut résulter d’une connaissance seulement potentielle ou de simples présomptions.

Toutefois, la Cour de cassation et plusieurs juridictions du fond retiennent une approche plus souple. Dans un arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380), la Cour de cassation juge que la connaissance peut résulter d’une « connaissance générale, dans le secteur économique concerné », laquelle peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants, notamment la durée de l’exploitation de la marque postérieure. Cette solution a été reprise par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 11 juin 2025, n° 22/19632).

La jurisprudence identifie ainsi plusieurs indices permettant de présumer la connaissance de l’usage de la marque postérieure. Peuvent notamment être retenus l’importance des volumes commercialisés, le nombre de revendeurs, l’appartenance des parties au même réseau de distribution ou leur position sur un marché spécifique (Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-13.160). La connaissance peut également être déduite de l’existence de relations contractuelles antérieures entre les parties, telles que des négociations ou un contrat de licence (CA Paris, 11 janv. 2023, n° 21/05478 ; Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-18.540), de leur présence sur un marché directement concurrentiel (CA Paris, 1er mars 2024, n° 22/09363), ou encore de l’ampleur de l’exploitation de la marque postérieure, caractérisée par une exploitation continue et publique, d’importantes campagnes de communication, une diffusion sur les réseaux sociaux, des partenariats commerciaux ou une large couverture géographique des services proposés (CA Paris, 11 juin 2025, n° 22/19632 ; TJ Paris, 21 mai 2025, n° 23/12717).

À l’inverse, les juridictions rappellent que certains éléments sont insuffisants à eux seuls. Ainsi, la seule circonstance que les parties exercent dans le même secteur d’activité ne permet pas de présumer la connaissance de l’usage de la marque postérieure ; cet élément doit être corroboré par d’autres indices (CA Paris, 29 mars 2023, n° 22/06961). De même, la simple connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure ne suffit pas à établir la connaissance de son usage effectif.

En définitive, si le droit de l’Union privilégie une conception stricte de la connaissance effective, la jurisprudence française admet plus volontiers que celle-ci puisse être démontrée par un faisceau d’indices concordants. L’appréciation demeure néanmoins éminemment factuelle, les juges procédant à une analyse concrète des circonstances de chaque espèce afin de déterminer si le titulaire de la marque antérieure pouvait effectivement être considéré comme ayant toléré l’usage de la marque postérieure pendant cinq années.