3 Avr 2024 Stéphane Bellec

Supplemental Register : alternative à l’enregistrement d’une marque aux USA

Aux États-Unis, les marques bénéficient d’une protection dès lors qu’elles sont enregistrées sur le registre principal. Mais un second registre existe : le supplemental register. Ce registre supplémentaire offre une alternative aux marques refusées pour défaut de caractère distinctif. Toutes les explications sur ce système de double registre.

Les principales différences entre registre principal et registre supplémentaire des marques américaines

La protection d’une marque aux États-Unis s’avère complexe, compte tenu de l’importance de l’usage de la marque.

L’enregistrement d’une marque sur le registre principal assure une protection maximale à son titulaire. Le titulaire dispose alors du droit d’agir en justice contre tout dépôt de signe trop proche ou toute utilisation de marque similaire. Il devra toutefois prouver l’usage de la marque pour les produits et services concernées tous les 5 ans, pour bénéficier d’une présomption de validité de sa marque.

En outre, la marque profite alors d’un statut d’incontestabilité si elle est utilisée. Son titulaire peut enregistrer la marque auprès des services des douanes américaines, pour éviter l’importation de produits contrefaisants.

Ces avantages n’existent pas pour le supplemental register. En revanche, quel que soit le registre, les marques sont alors protégées contre les dépôts ultérieurs conflictuels.

Comment obtenir une protection sur le supplemental register ?

Lors de l’examen du dépôt, l’Office des marques américaines, l’USPTO, peut rejeter la demande d’enregistrement d’une marque pour manque de caractère distinctif. Si le déposant ne parvient pas à convaincre l’Examinateur de lever son Objection, une solution peut être de transférer la demande d’enregistrement de marque sur le Supplemental Register.

Le signe sera alors enregistré et pourra acquérir un caractère distinctif, donc devenir une véritable marque, au fil du temps. Par exemple, la marque AMERICAN AIRLINES dénuée de caractère distinctif ab initio pour une compagnie aérienne américaine, a acquis ce caractère par l’usage et la notoriété.

Le signe protégé sur le supplemental register est donc une marque potentielle, une marque en devenir.

Cela confère des droits à son titulaire :

Il est autorisé à utiliser le symbole “registered”® accolé à sa marque.
Il peut agir en contrefaçon devant une cour fédérale.
Le titulaire peut également agir contre l’enregistrement d’un signe ultérieur.

En outre, un enregistrement sur le registre supplémentaire peut servir de base à un dépôt dans un autre pays.

Outre l’absence de présomption, la différence sera l’absence de revendication de droits privatifs sur l’élément ou les éléments dépourvus de caractère distinctif. Par exemple, des termes laudatifs comme “super” ou “great”.

En pratique, il sera souvent plus difficile de prouver la contrefaçon d’une marque inscrite au registre supplémentaire.

Il est bon de noter que les dépôts de marque effectués en vertu de l’article 66a de la loi sur les marques américains ne peuvent revendiquer un enregistrement sur ce registre supplémentaire. Cela concerne les dépôts de marque internationale effectués sur la base du Protocole de Madrid.

En pratique, une entreprise doit faire le point avec un cabinet d’avocats en marques : si sa marque est peu distinctive, au regard des critères américains, il est plus pertinent d’effectuer un dépôt national, sans passer par le Protocole de Madrid. Ainsi, en cas de rejet de la marque par l’USPTO, le titulaire aura la possibilité de demander une protection au titre du supplemental register.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle