Action en déchéance de marque pour non-usage
Toute marque enregistrée est assortie d’une obligation d’usage. Si son titulaire ne l’exploite pas sérieusement pendant une période continue de cinq ans pour les produits et services désignés, il s’expose à une action en déchéance qui lui fera perdre définitivement ses droits. Cette règle est un outil offensif redoutable pour toute entreprise confrontée à une marque antérieure bloquante qui n’est plus exploitée. Depuis la réforme du droit des marques opérée par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, une action administrative en déchéance est possible directement devant le directeur général de l’INPI.
Qu’est-ce que l’obligation d’usage des marques ?
Un principe en France et dans l’Union européenne
En droit des marques français, l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que le titulaire d’une marque enregistrée est déchu de ses droits si, sans justes motifs, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, pour les produits et services visés au dépôt, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La déchéance est un droit absolu : elle prive rétroactivement le titulaire de ses droits à compter de l’expiration de la période de cinq ans sans usage sérieux. La marque déchue est radiée du Registre National des Marques et le signe redevient disponible pour des tiers.
Le même principe s’applique aux marques de l’Union européenne (MUE). L’article 58 du Règlement (UE) 2017/1001 prévoit la déchéance de la MUE si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
L’EUIPO peut être saisi via sa division d’annulation ou les tribunaux nationaux peuvent se prononcer dans le cadre d’une action reconventionnelle en déchéance.
Qu’est-ce qu’un usage sérieux de marque ?
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé la notion d’usage sérieux au moyen de quatre critères :
le lieu (sur l’ensemble du territoire protégé ou une partie significative, pas un seul État-membre pour une MUE),
la durée (couvrant la période de référence de 5 ans),
l’importance : un volume d’activité cohérent avec la taille du marché, pour les produits et services désignés. Ainsi l’exigence ne sera pas la même pour des produits de haute joaillerie ou pour des produits de consommation courante.
la nature (usage public dans la vie des affaires, visible des tiers, pas symbolique).
Engager une procédure de déchéance devant l’INPI
Toute personne peut agir en déchéance
Depuis la réforme de 2019, l’article L716-3 du CPI dispose que les demandes en déchéance de marque sont introduites devant le directeur général de l’INPI par toute personne physique ou morale. Il n’est pas nécessaire de justifier d’un intérêt à agir, contrairement à l’action judiciaire.
La période de référence à examiner est celle des cinq ans précédant la demande en déchéance. Le délai de cinq ans court à compter de la date d’enregistrement de la marque (et non de son dépôt).
4 bonnes raisons d’agir en déchéance
En pratique, l’action en déchéance est particulièrement utile dans quatre situations :
Libérer un signe pour l’enregistrer soi-même ou l’utiliser librement, lorsqu’une marque antérieure inactive bloque le dépôt.
Se défendre dans un contentieux en contrefaçon : invoquer la déchéance de la marque adverse comme moyen de défense (action reconventionnelle).
Neutraliser la base d’une opposition formée par un titulaire dont la marque n’est pas exploitée sérieusement.
Affaiblir un concurrent en faisant tomber une marque dormante qui lui confère un monopole indu.
Les étapes de la procédure administrative de déchéance
L’action s’effectue en ligne sur la plateforme de l’INPI. Plusieurs éléments précis sont à compléter, notamment la marque et les produits visés. La demande peut porter sur une déchéance totale ou partielle de la marque.
L’INPI notifie la procédure au titulaire de la marque et lui octroie un délai pour produire des preuves d’usage. L’office examine les preuves et les arguments de chaque partie. Puis, le directeur général de l’INPI rend une décision de déchéance totale, de déchéance partielle ou de rejet de la demande (en cas d’usage ou de juste motif).
La décision est susceptible d’un appel dans un délai d’un mois.
Engager une procédure de déchéance devant l’EUIPO
Pour une marque de l’Union européenne (MUE), la demande en déchéance s’effectue auprès de la Division d’annulation de l’EUIPO. La procédure est similaire à celle de l’INPI :
dépôt en ligne sur le portail eSearch plus de l’EUIPO,
phase contradictoire avec production de preuves d’usage par le titulaire,
décision de la Division d’annulation,
recours devant les Chambres de recours de l’EUIPO
puis, le cas échéant, devant le TUE (Tribunal de l’Union européenne).
Notez que la déchéance partielle est particulièrement fréquente pour une MUE. Le TUE a rappelé à plusieurs reprises que le titulaire doit argumenter classe par classe et produit par produit. Un dossier de preuves volumineux mais dépourvu d’argumentation structurée n’est pas opérant. Vous devez monter un dossier de preuves d’usage exhaustif et chiffré, même si votre marque est particulièrement connue.
Se défendre face à une action en déchéance
Prouver l’usage
Si votre marque est attaquée en déchéance, c’est à vous de prouver l’usage sérieux à l’aide de nombreux éléments : factures de vente identifiant la marque et les produits, bons de commande, brochures commerciales, captures de sites e-commerce, publicités, emballages produits associés à des dates de production ou de vente, déclarations de chiffres d’affaires attestées, etc.
Invoquer un juste motif
Si l’usage sérieux ne peut être prouvé, le titulaire peut encore échapper à la déchéance en invoquant des justes motifs de non-usage de la marque. Ces motifs doivent satisfaire à trois conditions cumulatives, posées par la jurisprudence française et européenne :
L’obstacle est indépendant de la volonté du titulaire.
L’obstacle présente un lien direct avec la marque, au point de rendre son exploitation impossible ou déraisonnable.
L’obstacle est réel, substantiel, et non imputable à une simple négligence du titulaire.
Par exemple, une réglementation interdisant temporairement la commercialisation du produit, la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou un embargo international constituent des justes motifs.
Pourquoi faire appel à un avocat en droit des marques ?
Stéphane Bellec, avocat en droit des marques, défend au quotidien des portefeuilles de marques dans le monde.
En attaque : identifier et exploiter les marques vulnérables
L’avocat PI analyse les marques antérieures bloquantes, évalue leur vulnérabilité au regard de l’obligation d’usage et détermine si une action en déchéance est opportune et viable. Il argumente la demande devant l’INPI ou l’EUIPO, pilote la procédure contradictoire.
Pour les marques protégées dans plusieurs pays, l’avocat coordonne les obligations d’usage et les actions en déchéance via son réseau de correspondants locaux. Les délais variant d’un pays à l’autre (3 ans en Chine et au Japon, 5 ans en France et en Europe), un suivi rigoureux est indispensable pour éviter des lacunes.
En défense : constituer et présenter un dossier de preuves imparable
Votre avocat recense les éléments de preuve disponibles, les évalue au regard des critères jurisprudentiels et structure les conclusions de défense classe par classe.
Il identifie si un juste motif peut être invoqué et évalue ses chances de succès. Il négocie si nécessaire avec le demandeur en déchéance pour obtenir un accord limitant la déchéance à certains produits.
La meilleure protection contre une action en déchéance est un système de documentation automatique et continu : fichier de preuves d’usage mis à jour trimestriellement, avec factures, captures web datées, publicités, statistiques de ventes par marque et par classe.
Stéphane BELLEC, fort de son expérience en entreprise, vous aide à mettre en place ce système et le vérifie périodiquement. Un audit annuel du portefeuille de marques permet d’identifier les titres menacés et de décider des actions à entreprendre.
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Questions fréquentes sur la déchéance de marque pour non-usage
Qu'est-ce que la déchéance de marque pour non-usage ?
À partir de quand le délai de cinq ans court-il ?
Qu'est-ce qu'un usage sérieux de marque ?
Un titulaire peut-il reprendre l'usage de sa marque pour échapper à la déchéance ?
Qu'arrive-t-il si l'usage concerne une partie des produits désignés ?
Quels sont les justes motifs permettant d'échapper à la déchéance ?
Peut-on engager une action en déchéance pendant une procédure d'opposition ?
