Comment prouver un usage sérieux de marque ?

L’usage sérieux d’une marque se prouve par tout moyen démontrant une exploitation réelle et non symbolique de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. La marque doit être utilisée de manière effective sur le marché concerné, dans la vie des affaires, et non pas de façon artificielle uniquement pour maintenir les droits. Ce critère est posé par l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Quels éléments de preuve sont admis pour démontrer l’usage sérieux ?

Les tribunaux et l’INPI admettent un faisceau d’indices : factures mentionnant la marque, catalogues et brochures commerciales, extraits de sites internet avec dates, copies d’écran de réseaux sociaux, attestations de clients ou de partenaires, bons de commande, rapports d’activité, coupures de presse, conditionnements et étiquetages. Ces preuves doivent démontrer un usage public, dans la vie des affaires, sur le territoire concerné, et pour les produits ou services désignés dans l’enregistrement.

Pendant quelle période l’usage doit-il être prouvé ?

L’usage sérieux doit être prouvé sur une période de cinq ans. En cas d’action en déchéance, le titulaire doit démontrer un usage sérieux de sa marque au cours des cinq années précédant la demande de déchéance (article L. 714-5 du CPI). En cas d’opposition de marque, l’opposant doit prouver l’usage sérieux de sa marque au cours des cinq années précédant la date de publication du dépôt de la marque contestée si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans (article L. 712-5-1 du CPI).

Un usage sous une forme modifiée est-il considéré comme un usage sérieux ?

Oui, sous conditions. L’article L. 714-5 alinéa 2 du CPI précise que constitue un usage sérieux l’utilisation de la marque sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Par exemple, l’ajout ou la suppression d’éléments purement décoratifs ou l’adaptation du logo sans en modifier la structure peuvent être admis. La jurisprudence apprécie au cas par cas si les modifications altèrent ou non le caractère distinctif.

Exemple de preuve d’usage de la marque devant la division d’annulation

Une marque EFBET fait l’objet d’une action en déchéance pour défaut d’usage sérieux. La marque de l’Union européenne bénéficiait d’une protection dans 6 classes de produits et de services.

Le titulaire dépose un volumineux dossier de preuves d’usage devant la division d’annulation. Toutefois, il fait valoir uniquement que la marque est exploitée pour des services en classe 41. Aucun argument n’est présenté pour démontrer un quelconque usage dans une autre classe.

Fort logiquement, la division d’annulation examine le dossier de preuves, puis admet l’usage sérieux pour ces produits de la classe 41. Elle prononce la déchéance pour non-usage de la marque pour tous les autres produits et services.

Insatisfait de la décision, le titulaire argumente devant la chambre de recours qu’un meilleur examen du dossier de preuves permettrait de valider l’usage sérieux pour des produits de la classe 9 notamment. Toutefois, il n’introduit aucun nouvel élément. La chambre de recours rejette son recours au motif que cette nouvelle argumentation intervient tardivement.

Dans sa décision du 1er février 2023 (T-772/21), le TUE rejette le recours du titulaire de la marque. Le tribunal rappelle qu’il appartient au titulaire de prouver l’usage sérieux d’une marque. En aucun cas, l’EUIPO ne peut agir d’office pour rechercher dans le dossier de preuves si l’usage sérieux de la marque est établi pour d’autres produits ou services.

Quelles conséquence pour les actions en déchéance ?

Le Cabinet a déjà insisté sur l’importance de la constitution d’un dossier de preuves complet et sérieux. Cela vaut pour prouver la renommée d’une marque comme son usage. Ce dossier se monte dans les entreprises grâce aux efforts de toutes les équipes commerciales (factures de vente, bons de commande), marketing (campagnes de publicité) et juridiques (centralisation et constitution du dossier).

Ensuite, l’avocat doit argumenter correctement pour défendre chaque produit et chaque service. Faute de quoi, le dossier de preuve seul est inopérant. Les échanges entre avocat en propriété intellectuelle et direction juridique de l’entreprise sont nécessaires pour mettre en place l’argumentation la plus efficiente.

Cette collaboration étroite est un gage de succès dans une action en déchéance. En effet, le TUE affirme que seuls les produits et services cités parmi les arguments de défense sont examinés par l’EUIPO. Il convient d’indiquer clairement les produits et services pour lesquels le titulaire fournit des preuves d’un usage sérieux de la marque.

Le droit des marques, en France comme en Europe, est complexe. Il nécessite un accompagnement par un avocat marque dès la création du nom pour définir une stratégie de marque adéquate et la maintenir.